Leidt inbreuk op een IE-recht altijd tot een opgelegd verbod? Deze vraag heeft de afgelopen jaren tot heftige discussies geleid, maar is tot nu toe nog steeds niet opgelost. Het gaat in deze discussies over de vraag wanneer voorlopige maatregelen op grond van evenredigheid beperkt moeten worden. Geen verbod dus, maar iets anders. Deze blog signaleert twee recente onderzoeken hierover, Leon Dijkman promoveerde medio 2023 op het onderwerp Proportionality. De Maastrichtse hoogleraren Van Engelen en Kamperman Sanders schreven daarna een soort advies aan de NL wetgever wat te doen. We blikken even verder. 

Een belangrijk punt in Nederland is dat de EG richtlijn terzake niet heeft geïmplementeerd. Het proporonaliteitsbeginsel uit de Europese Handhavingsrichtlijn is te vinden in artikel 3 van de richtlijn. Daar is in de eerste zin van lid 2 te lezen dat “maatregelen, procedures en rechtsmiddelen” ter handhaving van “intellectuele eigendomsrechten” naast “doeltreffend” en “afschrikkend”, ook “evenredig” moeten zijn. De tweede zin van artikel 3(2) leert dat dit evenredigheidsbeginsel met name vereist dat de bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zodanig moeten worden “toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

Artikel 3 leert dat het proportionaliteitsbeginsel tegenwicht beoogt te bieden aan het private belang van de IE-rechthebbende – die gebaat is bij afschrikkende en doeltreffende rechtshandhaving – en staat voor het algemeen belang dat gebaat is bij een onbelemmerd legitiem handelsverkeer en niet gebaat is bij misbruik van procesrecht. Het proportionaliteitsbeginsel ook te vinden in het TRIPs-verdrag van 1995, zodat dit beginsel niet alleen op basis van EU-recht, maar ook op grond van het Wereldhandelsverdrag gerespecteerd dient te worden.

Het uitblijven van implementatie in de Nederlandse IE-wetgeving zegt op zich niets, omdat elke Nederlandse rechter gehouden is elke situatie Richtlijnconform uit te leggen. Een tweede verzachtende Nederlandse factor is de status van het Kort Geding. Veel inbreuk komt voor in Kort Geding. En uitgerekend de Kort Geding rechter heeft een vergaande discretionaire bevoegdheid bij het bepalen van zijn of haar toewijzingen.

Maar goed – het blijft een belangrijke vraag voor alle betrokkenen, zowel de IE-rechthebbende als de (vermeende) IE-inbreukmaker als de IE-rechtspraktijk.

Het proefschrift van Leon Dijkman (en de presentatie daarvan)

De drie delen van het boek van Leon Dijkman leiden de lezer van de normatieve grondslagen van proportionaliteit naar de praktische toepassingen ervan. Deel I betoogt dat, in tegenstelling tot de conventionele wijsheid, proportionaliteit geen open afwegingstoets is, maar eerder het beginsel van evenredige reikwijdte toepast in de fase van de remedies. Deel II biedt een diepgaande analyse van situaties waarin een permanent verbod dit beginsel dreigt te schenden. Het is gebaseerd op een unieke kwalitatieve studie van alle beslissingen van de Amerikaanse districtsrechtbanken tussen 2006 en 2020 waarbij een permanent bevel in octrooizaken werd verleend of afgewezen, om omstandigheden in kaart te brengen waarin een bevel onevenredige gevolgen zou kunnen hebben. Deel III baseert het onderzoek op het EU-recht en stelt een evenredigheidstoets voor op basis van drie elementen: overschrijding, misbruik en conflicten met de rechten van derden.

Het boek biedt daarmee een duidelijk Europees antwoord op een mondiaal probleem. Het boek is een bron van onschatbare waarde voor praktijkmensen, griffiers en wetenschappers die niet alleen op zoek zijn naar de normatieve, empirische en juridische basis van proportionaliteit in het Europese octrooirecht, maar ook naar richtlijnen voor de werking ervan in de praktijk.

U bent van harte uitgenodigd bij de boek-presentatie op de EUR op 12 januari a.s. Bekijk hier de informatie.

Het onderzoeksrapport van Dick van Engelen en Anselm Kamperman Sanders

Het onderzoek van Dick van Engelen en Anselm Kamperman Sanders bestudeert in het kader ven het Nederlandse wetgevingsproces en een kamervraag eveneens de vraag of het proportionaliteitsbeginsel in relatie tot (automatische) inbreukverboden uit de Europese Handhavingsrichtlijn voldoende vertaald is in het Nederlandse octrooirecht. Hun conclusie is dat er beter nog even kan worden gewacht met een concrete implementatie. In afwachting van meer (EU-)duidelijkheid. Het rapport is verplicht leesvoer voor direct geïnteresseerden.

Bronnen:

Leon Dijkman, The proportionality defence in European patent law, PhD EUI European University Institute, 26 mei 2023

Leon Dijkman, The proportionality defence in European patent law, boekpresentatie aan de EUR op 12 januari 2024 (pdf)

The proportionality test in European patent law, gast-blok op IPkitten, met een flink aantal nuttige  aanvullende informatiebronnen en achtergrondinformatie

Onderzoeksrapport Proportionaliteit in het Octrooirecht: een rol voor de Nederlandse wetgever? 25 september 2023 (pdf)