BLOG

Digitale uitputting in het auteursrecht. UsedSoft en Tom Kabinet – één stap voorwaarts, één stap terug? Kritiek toegestaan.

Wanneer en waarom is een IE-recht “uitgeput”?

Evenals bij de andere intellectuele eigendomsrechten geldt in het auteursrecht sinds de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn 2001 het beginsel van EU-uitputting: wanneer een exemplaar waarop auteursrecht rust ergens in de Europese Unie in het verkeer is gebracht, kan de rechthebbende niet opkomen tegen verdere verhandeling van dat exemplaar (art. 12b Aw). Indien er geen sprake is van een ‘exemplaar’, maar bijvoorbeeld van een uitzending of van een (online) dienst, dan is de uitputtingsleer niet van toepassing. Want: als er civielrechtelijk geen eigendom overgaat dan is er auteursrechtelijk geen uitputting.

Wanneer het auteursrecht is uitgeput mag het werk van een ander worden gebruikt. Uitputting is geen kwestie van openbaar maken of verveelvoudigen van het werk van een ander, maar van het verder verhandelen van exemplaren van zo’n werk. De uitputtingsleer bepaalt dat iemand exemplaren van een werk, die door de rechthebbende ergens in de EU rechtmatig door of namens hem in het verkeer zijn gebracht, vrijelijk verder mag verhandelen. Jij mag jouw exemplaar van een boek dus doorverkopen. Daar kan de auteursrechthebbenden met een beroep op diens auteursrecht niets tegen doen. De Auteurswet bepaalt dat expliciet in art. 12b Aw. Als gevolg van de uitputtingsregel kan een werk tweedehands vrij worden verhandeld. In het Engels spreken we van de zgn. “first sale doctrine”. Dat is duidelijker dan “uitputting” (maar zegt dus hetzelfde).

De rechthebbende op een IE-recht heeft het exclusieve recht om het product of de dienst, waar zijn IE-recht op rust, als eerste in de EU in het verkeer te brengen. Dát mag niemand anders. Daarna is het een kwestie van door verhandelen van rechtmatig in het verkeer gebrachte exemplaren, en dat mag iedereen doen. Het IE-recht heet dan “uitgeput”. De rechthebbende heeft het natuurlijk nog wel gewoon, maar kan het niet geldend maken tegen dit soort door verhandeling.

Digitale uitputting in het auteursrecht

Bestaat er ook zoiets als ‘digitale uitputting’? Je kunt dan immers niet op dezelfde manier spreken over ‘een exemplaar van het werk’. Of toch wel?

In het UsedSoft-arrest van het HvJ EU gaat het over een gebruikslicentie op software, op basis van de Softwarerichtlijn, maar de uitspraak heeft iets in gang gezet dat (naar alle waarschijnlijkheid) ook betekenis heeft voor het auteursrecht meer algemeen (op basis van de Auteursrechtrichtlijn). De betreffende gebruikslicentie is voor onbepaalde tijd en tegen een eenmalige vergoeding verstrekt. Het HvJ EU vindt dat er dan sprake is van een eigendomsoverdracht en (dus) van uitputting van het recht op de software van de rechthebbende (Oracle). Zo’n gebruikslicentie kan en mag dus worden doorverkocht met terbeschikkingstelling van de software. Het feit dat de licentievoorwaarden zeggen dat de software niet overdraagbaar is doet daar niet aan af. De eerste gebruiker moet bij zo’n verkoop zijn eigen kopie dan wel onbruikbaar maken (HvJ EU 3 juli 2012, nr. C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407 (UsedSoft/Oracle)). Zoals gezegd gaat deze beslissing over uitputting op basis van de Softwarerichtlijn (2009/24/EG; uitleg van art. 4 lid 2 en art. 5 lid 1 van die richtlijn), waar een paar dingen net iets anders geregeld zijn dan in de Auteursrechtrichtlijn. Maar het Europese Hof wijst expliciet op de ratio van de uitputtingsregel meer in het algemeen, en op de economisch functionele gelijkwaardigheid tussen materiële en immateriële kopieën. Het arrest heeft veel (negatiefs) losgemaakt in Europese auteursrechtkringen. Het lijkt duidelijk een rechtspolitieke keuze van het Hof om hier te spreken van ‘verkoop’ van een ‘immateriële kopie’. Want het is en blijft een lastige vraag om aan te geven wat er nu eigenlijk precies verkocht wordt. ‘Verkoop’ was in ieder geval niet de bedoeling van de leverancier Oracle.

Geldt deze digitale uitputting nu dus ook voor andere digitale bestanden, zoals e-books, films en muziek?

Zulke bestanden vallen immers ook onder de Auteursrechtrichtlijn. In de uitspraak over het platform TomKabinet overwegen zowel de rechtbank als het hof Amsterdam ten aanzien van deze vraag dat de economisch georiënteerde redenering in de uitspraak van het Hof van Justitie in de Usedsoft-zaak heel goed ook met betrekking tot zulke andere (legale) digitale bestanden zou kunnen gelden. De AG van het HvJ EU vindt uiteindelijk toch van niet: geen uitputting voor een e-book. De uitspraak van het Europese Hof kwam op 19 december 2019: geen uitputting, en dus inbreuk!

Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dus dat het doorverkopen van e-books niet mag. Daarbij volgt het Hof de in september verschenen opinie van de advocaat-generaal Szpunar (A-G), namelijk dat er een essentieel verschil is tussen de verkoop van een tweedehands fysiek boek (hetgeen is toegestaan; immers, reguliere “uitputting”) en een e-book (hetgeen niet is toegestaan). Het Hof concludeert, dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht. Het Hof verwerpt ook het argument van Tom Kabinet dat e-books eigenlijk software zouden zijn en daarom zouden vallen onder de hierboven genoemde eerdere uitspraak van het Hof (UsedSoft).

Wat moeten we hier nu van denken?

Het slijtage-argument

Het Hof stelt de uitgevers nu in het gelijk, vooral met het argument dat kopieën van e-books altijd als nieuw zullen zijn, terwijl een papieren boek meer en meer slijt en steeds duidelijker een tweedehandsje wordt. Daardoor komt de rechtspositie van de auteur ook meer in gevaar bij illegale digitale kopieën.

Verder stelt het Hof dat digitale boeken ook nog eens veel gemakkelijker te verspreiden zijn dan papieren exemplaren: ‘Een aanzienlijk aantal personen kan tegelijkertijd of achtereenvolgens via het platform van de leesclub toegang krijgen tot hetzelfde werk.’

Marc Jellema, oprichter van Tom Kabinet, zegt in een reactie. ‘We nemen wel degelijk maatregelen om illegale verspreiding tegen te gaan.’ Zo moeten verkopers hun unieke downloadlink meegeven, waarmee wordt gecontroleerd of een boek daadwerkelijk is aangeschaft. Het is vervolgens aan de verkoper om zijn eigen exemplaar te wissen.

Het slijtage-argument noemt Jellema ‘kul’: ‘Bij tweedehandsboeken gaat het niet om slijtage, maar om beschikbaarheid. Als je moet wachten totdat iemand anders het werk heeft gelezen, dan wordt een boek daardoor minder waard.’

Het one copy, one user-argument

Volgens het Europees Hof moet er bij de verspreiding van e-books rekening worden gehouden met het aantal personen dat tegelijkertijd toegang heeft tot hetzelfde werk, en met het aantal dat hetzelfde exemplaar vervolgens ook nog kan inzien. Tom Kabinet heeft het technisch onmogelijk gemaakt dat meer dan een gebruiker over een exemplaar kan beschikken: het zogeheten one copy, one user-principe. Het is onduidelijk wat het arrest voor ons platform feitelijk betekent, aldus een woordvoerder.

De rechtbank Den Haag zal mu een uitspraak gaan doen aan de hand van de door het Hof gegeven richtlijnen. De  van Het benadering van het Europese Hof is waarschijnlijk niet alleen van belang voor de boekensector, maar ook voor de muziek- en filmindustrie omdat nu ook voor muziek en film geldt dat gedownloade exemplaren niet mogen worden doorverkocht.

Andere dragende ratio’s: consumenten versus zakelijke markt – alternatieven en controle – een andere uitputting?!

Feitelijk gebeurt downloaden en doorverhandelen van e-books in de consumenten markt waarin men weet dat er niets wordt verwijderd. Feitelijk is dit de oude download discussie. Mogelijk zal deze e-books beslissing van ht Europese Hof achteraf een incident blijken te zijn, in de lijn van de oude handhaaf discussie zoals die bij downloaden al jaren wordt gevoerd. Waarbij dragende ratio’s zijn enerzijds het verschil tussen de zakelijke en de consumenten markt en anderzijds de vraag in hoeverre er alternatieven voorhanden zijn. Voor films is er netflix. Voor muziek zijn er iTunes en Spotify, met verschillende abonnementsvormen. Voor boeken zijn er platforms ontstaan zoals KOBO en inmiddels ook Scrbdeen soort “netflix voor boeken” .

In de zakelijke markt (zoals die voor software) is dit anders. Daar spelen andere prijsmodellen en handhaving. De prijs bij software ziet ook op onderhoudscontracten, etc. Het tast je het verdienmodel dus niet per se aan. Ook als je software (of de licentie daarop) mag (door)verkopen heb je daarmee nog geen service. Zoals bij de verkoop van een verwarmingsketel in een huis: die kun je verkopen – het onderhoudscontract is iets losstaands daarvan. En daarin zit vaak de winst. Praktijk versus auteursrecht, zeggen we dan maar zachtjes. In de zakelijke markt bestaat ook veel meer een “betrouwbare” controle, kunnen controle rechten worden afspreken in een contract, en is zoiets als een audit (zelfs) een reële optie. Kluwer controleert bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen of ze niet toch alles op blackboard zetten.

Niet zo bij boeken. Daar is handhaving veel lastiger namelijk bij consumenten (ga je die een rekening sturen? dat was jaren het dilemma bij Stichting Brein), Daar is verder ook geen ander of aanvullende verdienmodel. Voor boeken/films/muziek geldt: weg is weg, geen extra service contract. Vanuit een economisch perspectief kunnen we het Europese Hof dan ook wel volgen. Juridisch is het allemaal wat lastiger uit te leggen. Als je digitale bestanden niet mag (door)verkopen dan dwing je iedereen richting de legaal aanbiedende platformen. Die zijn er inmiddels voor films, muziek en ook voor boeken. Dan is de vraag eigenlijk hoe dwingend je een gebruiker naar een platform mag of moet sturen. En of je voor gebruikers elke individuele aankoop moet of mag blokkeren. Het Europese Hof dwingt iedereen naar een nieuw exemplaar of een dienst. Tweedehands kan niet. Dat is een beschermingsmaatregel voor rechthebbenden, en voor bepaalde businessmodellen. We zijn dan weg van klassieke uitputtingsleer (‘first sales doctrine”), die IE-rechten begrenst, en hanteren een “uitputtingsleer” die de vrijheid van consumenten “uitput”, en die de positie van IE-rechthebbenden versterkt.

Kritiek toegestaan

Juist vanuit een economisch perspectief heb ik altijd kritisch gekeken naar de ratio’s van zowel het verlenen van IE-rechten als het bepalen (door de rechter) van hun beschermingsomvang. Met als motto dat we – als samenleving, in de markt – meestal beter af zijn als het een onsje minder is. En vanuit een wetenschappelijk perspectief kun je je afvragen of dit soort vastleggingen van rechtsposities wel bij de rechter thuishoort in plaats van bij de wetgever. Die zorg zie je wel ruimer gedeeld wanneer de rechter uitspraken doet (moet doen) in meer maatschappelijke kwesties. Uit de NRC leerde ik daar het woord dicastrocatie voor (een staat waar rechters (dikastès in het Oud-Grieks) de hoogste macht hebben) ….. Zo is naar mijn mening het stellen van grenzen aan IE-rechten, i.c. middels het begrip “uitputting” te belangrijk om aan de rechter over te laten.

Bronnen:

Gaan met die banaan

Over auteursrecht, persoonlijkheidsrechten en de grenzen van IE

De afgelopen week verschenen tal van berichten over het – al dan niet vermeende – banaan-kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Collega-kunstenaar David Datuna heeft op een kunstbeurs in Miami consternatie veroorzaakt door het werk van zijn collega van de muur te halen en op te eten. Het gaat om een overrijpe banaan die met ducttape aan de muur was geplakt. Beveiligers namen Datuna mee. Cattelan heeft er overigens meer gemaakt dan die ene banaan die op de beurs werd tentoongesteld. Afgelopen week werden er drie geveild, voor bedragen tussen de 120.000 en 150.000 dollar per stuk. Hoogleraar IE in Leiden Dirk Visser leverde een eerste commentaar, waarbij hij mede in gaat op het feit dat een Nederlandse studente al in 2014 een soortgelijk iets/(kunst)werk had gemaakt.

Wat is hier juridisch aan de hand? Waar gaat dit over? Is dit ook IE? Jazeker. IE is immers overal.

Is een banaan banaal?

Helemaal los van de vraag of deze prestatie van Cattelan als “kunstwerk” te kwalificeren is gaat het er in dit stukje IE-recht “alleen maar” om of er sprake is van een “werk”. Zo ja – dan is er auteursrecht. En wat was een werk ook al weer? Een prestatie met een eigen oorspronkelijk karakter (d.w.z. dat origineel is) en het persoonlijk stempel van de maker draagt (EOK&PS is de afkorting). In EU-verband is het criterium een “eigen intellectuele schepping”. Die criteria drukken hetzelfde uit. Het leidt geen twijfel dat banaan-kunstwerk daaraan voldoet. Ook al is een banaan op zichzelf nog zo banaal (want dat is de juridische ondergrens voor het auteursrecht) – de presentatie van Cattelan, d.w.z. de vorm die hij er aan heeft gegeven, is dat niet. Dus: auteursrecht.

Over kunst, reproduceerbaarheid en auteursrecht

Het verbaast mij een beetje dat Dirk Visser in zijn korte commentaar zomaar zegt: “Het auteursrecht is opgesteld voor reproduceerbare kunst zoals een schilderij, boek of een muziekstuk. Bij conceptuele kunst is het heel lastig.” Ik dacht: hoezo “kunst”? Hoezo “reproduceerbaar”? Hoezo “conceptueel”? Het zette mij behoorlijk aan het denken.

Of iets kwalificeert als “kunst” is helemaal niet relevant in het auteursrecht. D.w.z. het is geen relevant juridisch criterium. We leren nu juist dat de zinsnede “letterkunde, wetenschap of kunst” in de Auteurswet er niet toe doet. Het zijn bovendien alle drie concepten waar je het snel oneens over bent. Is een atlas “letterkunde”? Nee – wel auteursrecht.. Is astrologie wetenschap? Nee – wel auteursrecht op een horoscoop. Is een aan de muur getapete banaan “kunst”. Ik lees er van alles over, maar dat doet er niet toe. Wel auteursrecht, want EOKPS.

En dat element van “reproduceerbaar”- wat moet ik daar nou mee? Alles is reproduceerbaar, toch? Ik kan toch overal een foto of een andere opname van maken? En dat geldt dan (bijna altijd) als een “verveelvoudiging” in de zin van het auteursrecht. En is inbreuk. Als dat niet kan is het inderdaad “niet reproduceerbaar” – ik ben enigszins filosofisch geneigd te zeggen dat we het dan over iets niet bestaands hebben. Auteursrecht op een eenhoorn is ver weg, al zal elke afbeelding van een eenhoorn net zo auteursrechtelijk beschermd zijn als elke afbeelding van een eekhoorn. En elke afbeelding van een aan de muur getapete banaan.

En wat is “conceptueel”? En wat doet dat er toe? Als Dirk Visser bedoelt te zeggen dat iets conceptueels eigenlijk alleen maar “een idee” is, dan begrijp ik hem. Op een idee heb je geen IE. Het idee om een stuk fruit met ducktape tegen een muur te plakken mag dan vrij zijn. Op de foto’s hieronder is dat idee bepaald vormgegeven. Of de kunstenaar die vorm nu van primair of secundair belang vindt doet er n.m.m. niet toe. Maar daar kun je ook anders over denken. Ik zou denken dat iemand die geen banaan maar en appel of een peer op een vergelijkbare wijze met ducktape tegen een muur plakt inbreuk maakt op het werk van Cattelan. Dirk Visser zegt ook: “Een banaan zelf is niet beschermd”. Nee – zo lust ik nog wel één. Geen enkel in onze werkelijkheid bestaand natuurlijk artefact is beschermd. Want: geen EOKPS. Maar zodra iemand er “iets mee doet” is er al snel bescherming. Neem nou een olifant. Op zich niet beschermd (althans, niet via een IE-recht ..). Maar dan: een dressuur van een olifant, een foto of schilderij van die olifant, kledingstukken voor de olifant, het beschilderen van de olifant – allemaal auteursrechtelijk relevant. OK – het is lastig om de olifant met ducktape aan de muur te bevestigen, maar dat is meer een praktisch dan een juridisch probleem. Als het zou lukken: auteursrechtelijk relevant.

Zelf door Cattelan bedacht of ontleend aan een ander?

“De Nederlandse studente Merel Engelman zag het nieuws voorbij komen en verbaasde zich. Niet om het voorval, maar om het kunstwerk zelf. Ze claimt namelijk het idee van een getapete banaan zelf bedacht te hebben, in 2013.” Dat is op zich auteursrechtelijk zeker relevant. Iedereen mag immers alles zelf maken, maar wat niet mag is jouw prestatie ontlenen aan een ander. Dan maakt je inbreuk op het auteursrecht van die ander. Als dat er is natuurlijk. Het moet immers gaan om een eigen intellectuele schepping.

Links het kunstwerk van Cattelan, rechts de banaan van Engelman  EPA / Engelman

En dan kom ik toch wel aan het twijfelen. In de zin dat inbreuk hier goed voorstelbaar en verdedigbaar is. De bewijslast in zo’n geval ligt bij de inbreukmaker. Die moet bewijzen dat hij “niet ontleend” heeft, maar “zelfstandig bedacht en gemaakt”. Bewijslast is bewijsrisico, zeggen juristen dan. Met dit soort zgn. appropriation art heeft het auteursrecht altijd een beetje moeilijk.

Don’t eat my work – over persoonlijkheidsrechten en auteursrecht

Een kunstwerk mag je niet vernietigen. Daar zijn allerlei voorbeelden van bekend. Soms gaat er per ongeluk een “kunstwerk” mee met de vuilnisdienst. Soms wordt een muurschildering al dan niet per ongeluk overgeschilderd. Soms wordt een gebouw bewust gesloopt. Allemaal vernietigingen van auteursrechtelijk beschermde werken. Uitgangspunt is dat de integriteit van een werk beschermd wordt door de zgn. persoonlijkheidsrechten. Die heeft een maker en die houdt hij/zij ook na overdracht van het auteursrecht. De eigenaar van een auteursrechtelijk beschermd werk (bijv. een schilderij, een gebouw of een uniek kunstwerk) mag dat dus niet zomaar vernietigen. Hij/Zij is wel eigenaar van het (unieke) exemplaar, maar niet van het abstracte “werk” dat er in belichaamd is (en er vorm door heeft gekregen). Verveelvuldigen, openbaarmaken en vernietigen mag allemaal niet. Een eigenaar is eigenaar, maar heeft niet het auteursrecht (tenzij hij/zij dat overgedragen heeft gekregen van de kunstenaar, of het vervallen is (70 jaar na de dood van de maker) natuurlijk.

Het opeten van andermans kunstwerk komt weliswaar niet vaak voor, maar kwalificeert op zich gewoon als een inbreuk op het persoonlijkheidsrecht (recht op integriteit) van de maker. Geen twijfel mogelijk. Ook performance art zit overigens aan de grens van het auteursrecht.

Is dit nou echt IE?

Je kunt eigenlijk alleen maar twijfelen bij de vraag of er hier sprake is van een “werk” in de zin van het auteursrecht. Twijfelen aan het “kunstgehalte” is niet relevant. Twijfelen over de bedoeling(en) van de maker evenmin. (Ook) Alle objecten in het Museum van Banale Kunst zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is een mooie tentamenvraag voor studenten: is hier sprake van inbreuk op het auteursrecht dan wel een persoonlijkheidsrecht, of niet? Ga dan na 1) of er sprake is van een werk (waarom wel, waarom niet), 2) of er sprake is van inbreuk (d.w.z. is er sprake van een verveelvoudiging, al dan niet in gewijzigde vorm) en 3) welke betekenis heeft het persoonlijkheidsrecht in een geval als dit. Voor geïnteresseerden heeft TLG een modelantwoord klaar liggen.

Lees verder:

Eindelijk is het zover: TLG Rotterdam opent op 1 januari a.s. haar deuren!

Eindelijk is het zover: TLG Rotterdam opent op 1 januari a.s. haar deuren!

We zijn er trots op dat we met The Legal Group Advocaten onze derde vestiging in Nederland zullen openen. Per 1 januari starten we in samenwerking met Hian Li Ko van Ko & Co Advocaten ons nieuwe kantoor: The Legal Group Rotterdam.

Hian Li is specialiste op het gebied van arbeidsrecht. Diederik Donk zal op ons kantoor in Rotterdam verantwoordelijk zijn voor intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht. Christian Malipaard en Jeroen Burger zullen onze Rotterdamse cliënten bijstaan op het gebied van vastgoed. We kijken ernaar uit om in Rotterdam met onze hands-on aanpak aan de slag te gaan.

Over gereedschap en de structuur van een IE-geding

Eerder deze maand (op 13 november 2019) deed de rechtbank den Haag een illustratieve en leerzame uitspraak over het intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder waar het een paar drempels voor bescherming betreft.

Het onderwerp van het geschil was een gereedschapsset, die er aantrekkelijk uit ziet, en die in de rode doos hiernaast zat. De set is in 2011 ontwikkeld door Vibropac. De set dient voor het reinigen en nabewerken van verstuiverboringen. Verstuiverboringen bevinden zich in de cilinderkop van een dieselmotor. Als er een nieuwe verstuiver in een motor geplaatst wordt, dienen de boringen gereinigd te worden om schade aan de motor te voorkomen. Met de gereedschapsset van Vibropac worden deze verstuiverboringen gereinigd door middel van schuren. Voorheen gebeurde dat door middel van frezen. Ten opzichte van frezen heeft schuren als voordeel dat de motor minder snel beschadigd raakt omdat er geen freesrand kan ontstaan. In een nieuwsbrief van 14 november 2011 heeft Vibropac de reinigingsset (typeaanduiding M030602) aangeprezen en afgebeeld en ook promotie gemaakt voor de nabewerkingsset (typeaanduiding M030810). De gereedschapsset van Vibropac wordt sinds januari 2012 verhandeld. Aanvankelijk werd deze aangeboden in plastic zakjes, later in twee aparte rode doosjes (als één set en los verkrijgbaar). Deze doosjes bevatten de reinigingsset en de nabewerkingsset; dmrn ‘de gereedschapsset’.

Hubitools is aanvankelijk distributeur van Vibropac. De distributie-overeenkomst eindigde in maart 2014. Daarna heeft Hubitools tot oktober 2014 producten van Vibropac verkocht, maar niet langer als exclusief distributeur. Hubitools verkoopt sinds oktober 2014 de hiernaast afgebeelde eigen gereedschapsset (in een zwarte doos) voor het schuren van verstuiverboringen..

Bij brief van 1 december 2014 heeft Vibropac Hubitools gesommeerd om – kort gezegd – de verkoop van de Hubitools set te staken omdat daarmee inbreuk werd gemaakt op intellectuele eigendomsrechten op de set van Vibropac. Zo gaat dat dan in de praktijk. Misschien heeft u ook wel eens zo’n brief verstuurd of ontvangen.

De structuur van een IE-geschil/geding

De uitspraak laat mooi iets zien van de structuur van een IE geding. Wanneer je geconfronteerd wordt met twee gelijkende zaken, en de eisende partij stelt dat de gedaagde partij inbreuk maakt (op een IE-recht, maakt niet uit welk), dan zijn er 2 verweren mogelijk: 1) “jij hebt helemaal geen (IE) recht”, en 2) “er is geen inreuk, want ik doe iets heel anders”. Bij het eerste verweer gaat het dat over de materiële en formele eisen van het betreffende IE-recht, waar wel (eiser) of niet (gedaagde) aan is voldaan. Bij het tweede verweer gaat het over de afstand tussen de twee producten of diensten; die is te klein (eiser) of groot genoeg (gedaagde). In de praktijk ga je als eiser heel vaak voor deze twee ankers liggen, en probeer je als gedaagde beide ankers te lichten.

Auteursrecht

Het auteursrecht kent eigenlijk 2 drempels. Auteursrecht heeft een onder drempel van “originaliteit”. Iets wat “triviaal”  of “banaal” is zit onder die drempel. Geen auteursrecht mogelijk. De andere drempel is functionaliteit. Techniek hoort niet thuis in het auteursrecht. De rechtbank zegt het keurig als volgt:

4.5. De rechtbank stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming vereist is dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’5. Het auteursrechtelijk werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn geweest dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren6.

4.6. Vibropac betoogt allereerst dat de selectie en combinatie die zij heeft gemaakt van gereedschappen die in de gereedschapsset zijn opgenomen, een eigen intellectuele schepping is geweest zodat er auteursrecht rust op de gereedschapsset als geheel. Dat betoog wordt van de hand gewezen. De gekozen gereedschappen zijn alle functioneel voor het schuren of schoonmaken van verstuiverboringen. Met de selectie van deze gereedschappen in een set wordt een technisch effect beoogd: het bij elkaar brengen van de gereedschappen die een automonteur nodig heeft om verstuiverboringen optimaal te schuren en te reinigen. Welke vrije, creatieve keuzes de maker bij het combineren van deze gereedschappen heeft gemaakt, valt niet in te zien. Dat er eerder nog geen dergelijke schuurset op de markt was, zoals Vibropac aanvoert, maakt dat de combinatie van gereedschappen voor dit doel misschien wel nieuw en inventief was, maar nog niet dat die combinatie ook het resultaat is van creatieve keuzes. Voor een nieuw, inventief voortbrengsel kan octrooirechtelijke bescherming worden verkregen. Het auteursrecht beschermt een prestatie van een andere aard.

Modelrecht

Het modelrecht stelt als eis dat een voorwerp nieuw moet zijn en een eigen karakter moet hebben. Uitgesloten is hetgeen nodig is voor het bereiken van een technisch effect. Techniek hoort evenmin thuis in het modelrecht. Voor de rechtbank is het dan ook duidelijk:

4.12.  […] Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum waarop het model voor het publiek beschikbaar is gesteld al beschikbaar waren gesteld (het vormgevingserfgoed). […] uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald zijn uitgesloten van modelrechtelijke bescherming. De bepaling beoogt te voorkomen dat technologische innovatie wordt gehinderd door de omstandigheid dat uiterlijke kenmerken worden beschermd die uitsluitend door de technische functie van een voortbrengsel worden bepaald. Voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, moet nagegaan worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken. In dit verband is niet doorslaggevend of er alternatieve modellen zijn. Van een eigen karakter is geen sprake wanneer de noodzaak om aan een bepaalde technische functie van het betrokken voortbrengsel te voldoen, de enige factor is waarom de ontwerper voor een bepaald uiterlijk kenmerk van dat voortbrengsel heeft gekozen en andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze voor dat kenmerk. De rechter dient bij zijn beoordeling rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.

4.13. Een deel van de gereedschappen in de set was al bekend bij het publiek zodat die gereedschappen in ieder geval niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat ze niet nieuw waren. […] Uit hetgeen is overwogen ten aanzien van het auteursrecht kwam al naar voren dat de modellen grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes zijn bepaald. Dat er ook enkele andere technische manieren zijn om tot hetzelfde resultaat te komen en er op detailniveau gevarieerd kon worden, is onvoldoende om de gekozen vormgeving een eigen karakter toe te dichten. Waar de ontwerper wel meer keuzevrijheid had, zoals bij de lengte van de cilindrische padhouder of diameter van de pen en het verlengstuk, zijn die keuzes zo banaal dat dat onvoldoende is om het model een eigen karakter te geven. […].

Zgn. “slaafse nabootsing”

Techniek of functionaliteit is tenslotte ook een drempel voor een beroep op zgn. slaafse nabootsing. Als je iets niet anders op de markt kunnen brengen zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid dan mag dat. Ook of zelfs als dat tot verwarring leidt. Alleen “onnodige verwarring” mag niet. Lees de rechtbank:

4.16. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.8

4.17. Gegeven de technische functie van nagenoeg alle uiterlijke kenmerken van de onderdelen van de gereedschapsset, is niet in te zien hoe Vibropac het gestelde verwarringsgevaar zou kunnen vermijden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten afbreuk te doen. Daar komt bij dat Vibropac haar product in twee rode koffertjes/doosjes die zijn voorzien van haar merk aanbiedt, waarin de gereedschappen los liggen. Hubitools biedt haar product aan in een zwart koffertje waarin voor ieder gereedschap een uitsparing is vormgegeven. Door deze afwijkende verpakking zal het in aanmerking komende, professionele, publiek niet snel in verwarring raken. Het beroep van Vibropac op slaafse nabootsing wordt daarom verworpen.

Tot slot

De rechtbank trekt de gereedschapsset helemaal in de sfeer van functionaliteit en techniek. Daarmee komen zowel het auteursrecht, als het modelrecht, als de zgn. “slaafse nabootsing” als beschermingsregimes op de tocht te staan. De rechtbank ziet dit zo. Je kunt het ook anders zien. TLG kent beide kanten.

Van Idee naar IE – 5e druk

Gesprek tussen Diederik Donk en Rudi Holzhauer naar aanleiding van het verschijnen (bij Kluwer) op 6 november 2019 van de vijfde druk van zijn leerboek Van idee naar IE.

D. Waar haal je de motivatie, energie en tijd vandaan om zo’n vijfde druk te schrijven?

R. Nou – dat is heel eenvoudig. Ik vind dit gewoon een erg leuk onderdeel in het recht. En als ik mensen (studenten en niet-juristen in de praktijk) daarmee verder kan helpen, of op een spoor kan zetten, dan is dat toch prachtig! Specialisten op IE-gebied weten het allemaal wel. Grote advocatenkantoren ook. Daar doe ik het dus niet voor. Maar de hele rest …. Top!!

D. Je bent nu sinds begin dit jaar aan ons kantoor TLG verbonden. Heeft je dat nog geholpen bij het schrijven van deze vijfde druk?

R. Zeker. Ik word door jullie steeds weer op de praktijk gedrukt. Ik schrijf blogs over jullie praktijkzaken. Die bed ik dan in de theorie. Precies dat wil ik ook in Van idee naar IE. Ik ben en blijf een wetenschapper, maar ik wil mijn kennis en expertise graag delen met de dagelijkse praktijk. En ik wil daar ook op afstemmen.

D. Er zijn allerlei hand- en leerboeken over intellectuele eigendom op de markt. Wat maakt jouw boek Van idee naar IE nu zo bijzonder?

R. Een paar dingen. Deze inleiding op het intellectuele eigendomsrecht houdt als enige het midden tussen een (veel te dik) handboek (voor de praktijk – en meestal niet voor het onderwijs), en een niet-wetenschappelijke tekst. Daarenboven is het de enige inleidende tekst met aandacht voor IE-strategie, en met een uitgebreid voorbeeld hoe alles (door)werkt in de praktijk. Dat is de casus Sanderteg. Uniek is verder ook de wisselwerking tussen geschreven tekst en online informatie, in de vorm van de begeleidende website www.ie-onderwijs.nl. Dat maakt vanuit didaktisch oogpunt tal van leerpaden mogelijk. Er is een toenemend en groeiend belang van IE, in het bijzonder op de domeinen dienstverlening, innovatie en marketing. De tekst is wat ingekort. Accenten zijn op de IE-hoofdrechten gelegd. Updates betreffen niet alleen het IE-recht, maar ook allerlei terminologie die door wet- en regelgever is veranderd en aangepast, meestal naar aanleiding van EU-regels (richtlijnen, verordeningen en rechterlijke uitspraken op EU-niveau). De uitgave combineert (als enige) een wetenschappelijke ondergrond met een praktijk-oriëntering. Er zijn geen noten, maar er zijn voldoende verwijzingen om die ondergrond aan te geven. Verdere toelichtingen staan op de bijbehorende website. Tekst en website zijn volkomen verweven. Aandacht voor IE-strategie en de uitgebreide casus Sanderteg zijn praktijk-onderdelen die in andere inleidingen IE ontbreken.

D. Heb je nou het idee dat ons vakgebied de laatste tijd veranderd is en nog verder zal gaan veranderen? En welke kant gaat het dan volgens jou op?

R. Ja en nee. Al het recht loopt altijd achter op de praktijk en de werkelijkheid. Er zijn veel “ouderwetse” en deels ook achterhaalde concepten. In het auteursrecht is het internet “de grote boosdoener”. In het octrooirecht zien we veel innovaties waarop dat recht “slecht past”. In het merkenrecht is dit jaar echt een inhaalslag gemaakt door allerlei “niet traditionele” (zo heten die dan) merken toe te laten tot merkbescherming. Bijvoorbeeld bewegingsmerken en multimediale merken. Daarvoor moesten ook digitale depots mogelijk worden. Dat kan nu allemaal. In beginsel verandert er weinig. Intellectuele eigendom = IE. Dat blijft. Maar wat je er onder laat vallen, en hoever de bescherming gaat – dat zijn ook rechtspolitieke beslissingen. Die kun je lang niet altijd rationeel volgen. Je kunt ze wel begrijpen, en vertalen naar de situatie van bijvoorbeeld een individuele client.

D. Is die intellectuele eigendom nou niet alleen iets voor marktleiders? Om de kleine concurrenten er onder te houden?

R. Nou nee. Juist niet, zou ik zeggen. Kijk …. De grote farmaceuten zin natuurlijk misbruikers van het octrooisysteem. Dan wordt het maatschappelijk nut van het (octrooi)recht uit het oog verloren. Ik zeg altijd: het IE-recht is er niet (alleen) voor de rechthebbende, maar heeft een marktfunctie. Neem nou de uitvinder van de inkeping in het beschuitje. Gewoon goed idee – octrooi – en dan …. Ja dan moet je je recht “gaan halen”. Maar dat lukt prima, hoor! Ik zie zoveel creatieve ondernemers om me heen … Die zou ik graag wijzen op en helpen met IE-bescherming van hun creatieve prestaties. Kijk ook eens naar de academische ziekenhuizen. Daar zit zoveel kennis en expertise! Dat moet je niet nodeloos laten “weglekken” naar anderen, die er goede sier (en goed geld) mee maken. Er is bij veel kennis-instituten steeds meer aandacht voor  kennis vermarkting.

D. Kun je eens kort aangeven wat er het laatste jaar zoal veranderd is. Verandert er überhaupt nou veel op dit vakgebied?

R. Waar werk jij? Het is verschrikkelijk zoveel als er in één jaar verandert. Als ik nou alleen naar de drie hoofdrechten kijk: auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. In het auteursrecht kregen we het zgn. Copyright Reform Package en de zgn. DSM richtlijn. In het merkenrecht de Trademark Law Reform Package met tal van veranderingen, en in het octrooirecht veranderingen in de uniforme EU rechtspraak, en wat kleinere “aanpassingen”. Ik ga dat hier nu niet allemaal uitleggen. Lees het boekje maar. Of de site www.ie-onderwijs.nl. Een collega van ons zei: alle hand- en leerboeken kunnen de prullenbak in. Zoveel was/is er veranderd! Nou – mijn vijfde druk is in ieder geval bij.

D. Heb je het idee dat de praktijk zich voldoende bewust is van de toegevoegde waarde van IE?

R. Nee. Absoluut niet. Van hoog tot laag ontbreekt het aan awareness. Met “hoog” bedoel ik de boardroom. Ik pleit in mijn vijfde druk voor een CIPO. Wel eens van gehoord? Dacht ik al. Een Chief Intellectual Property Officer. Daar moet echt aan gewerkt worden. Wij gaan toch cursussen organiseren op dat niveau? Edison in the Boardroom, heet dat in de US. Zo moeten we ook onze cursus noemen. Ik heb bij Essent gewerkt, en daar was toen (jaren geleden) absoluut onvoldoende aandacht van het bestuur voor het beschermen en afschermen van innovaties binnen het bedrijf. De toenmalig CEO zei me: we zijn toch geen ingenieursbureau? Dom dom dom. Het latere Duitse moederbedrijf RWE had twee octrooi-mensen. Die beheerde een octrooiportefeuille, en die deden aan awareness binnen het bedrijf. Zo hoort het. En met “laag” bedoel ik al die creatieven in Amsterdam en Rotterdam (ja ja – ook daar buiten ..) die hun creatieve energie omzetten in innovatieve producten en diensten. Ze hebben vaak geen idee van de kracht (en marktmacht) van IE-bescherming. Je ziet dat de KvK en RVO daar nu ook aandacht voor vragen met voorlichting en cursussen, vanuit “de overheid”. Maar wij vanuit TLG moeten dat ook veel meer doen. Cursussen geven voor klanten, prospects en buitenstaanders. Inspirerende verhalen vertellen. Ik ben inzetbaar!

D. Rudi. Ik wist dat we een energiek persoon binnenhaalden! Kijk nou eens vooruit. Waar gaat IE heen de komende jaren?

R. Naar steeds meer samenloop. Naar steeds minder “fysiek”. Naar steeds meer aandacht voor het belang van creatieve prestaties (denk aan apps, business methods, marketing en technische innovaties), maar ook aan het belang van “sharing”, van het delen van al die zaken om win-win situaties te creëren (denk aan Tesla, die veel innovaties “weggeeft” om er gezamenlijk op vooruit te gaan). Die “industrietak” groeit. Zonder CO2 uitstoot …. Motto: wij weten meer dan ik. Om dat handen en voeten te geven in het IE-recht – dat is een prachtige uitdaging voor mij! Op naar de zesde druk!

IE-strategie – uitdagingen voor een groei-onderneming

Gebruik maken van IE is een keuze en geen verplichting. De keuze voor IE hangt vaak samen met de wijze waarop je tegen innovatie aankijkt en welke mogelijkheden je hebt om je producten te beschermen en in de markt te zetten (businessmodel). De keuze voor het gebruik van intellectueel eigendomsrecht speelt in een rol in verschillende fase van het proces van het ontwikkelen van een product. Ik zal daar in de komende tijd in een aantal blogs over IE-strategie op in gaan.

Wanneer er gekozen is om het product te beschermen door middel van IE-rechten moet worden bepaald welk IE-recht of welke IE-rechten het beste in staat zijn het product te beschermen. Bij het ontwikkelen van een beschermingsstrategie speelt niet alleen de keuze voor een bepaald IE-recht, of voor een combinatie van IE-rechten een rol maar ook de vraag in welke landen je bescherming wil en tegen welke prijs. Deze keuzes hebben betrekking op het geografische gebied en de kosten van bescherming. Dat zijn bij octrooi-, merken- en modelrecht (en bij alle andere industriële eigendomsrechten) onderdelen van een zogenoemde depotstrategie. Tot slot kunnen anderen (derden) op allerlei manieren betrokken zijn bij jouw IE-strategie.

Deze blog gaat over risico’s en valkuilen (lees: uitdagingen) voor een groei-onderneming. Commercieel gezien is het fijn om de eerste te zijn, de enige te zijn, de grootste te zijn en dat te blijven. In het IE-recht kan dat nu juist problemen geven.

Auteursrecht

In het auteursrecht is er de zgn. trendsetter/mode-valkuil. Dat betekent het volgende. Beschermde vormgevingselementen van een trendsetter kunnen verworden tot een stijl. Denk aan het swatch-horloge, de kubus van Rubik en de Tripp Trapp kinderstoel. Navolgers maken dan niet zozeer een bepaald (jouw) werk na, maar ze volgen een trend of een mode die jij met je baanbrekende ontwerp bent begonnen. Als zoiets gebeurt, kun jij je niet meer beroepen op je auteursrecht, want het volgen van een trend of een mode is immers vrij. Vanuit een juridisch oogpunt kun je dus beter geen trendsetter worden.

Merkenrecht

In het merkenrecht is er de valkuil van verwording tot soortaanduiding. Ook hier: als je heel erg onderscheidend (uniek) bent met een nieuw product of een nieuwe dienst, waar op het moment van introductie dus nog geen soortnaam voor bestaat, dat loop je het risico dat ‘het publiek’ (consumenten, afnemers) niet beter weet dan om elk soortgelijk product of dienst met jouw (merk)benaming te gaan aanduiden. Denk aan merken als Solex, Walkman, Aspirine, Luxaflex en Spa-rood. Als merkhouder kun je dit risico verkleinen door meteen bij introductie zelf een soortnaam te verzinnen, en die toe te voegen. Dus: Solex-bromfiets, Walkman-draagbare cassettespeler, Aspirine-pijnstiller, Luxaflex-zonwering, Spa-bronwater etc. Verword dus niet tot soortaanduiding!

Octrooirecht

In het octrooirecht is er in zekere mate de valkuil van de dwanglicenties. Een verstrekkend productmonopolie leidt onvermijdelijk tot een hele range van dwanglicenties. Zo is er de valkuil van ‘onvoldoende toepassing’. Als jij jouw geoctrooieerde uitvinding onvoldoende toepast (exploiteert), terwijl daar wel een (markt) behoefte voor bestaat, dan mogen anderen jouw uitvinding ook gaan toepassen. Ten tweede is er de valkuil van ‘afhankelijkheid’. Wanneer het gebruik van een geoctrooieerde uitvinding noodzakelijk is om een latere uitvinding toe te passen moet jij voor dat gebruik aan de latere octrooihouder een licentie verlenen. Hoe sterker en meeromvattend een octrooi is des te meer zal een octrooihouder geconfronteerd worden met deze ‘valkuilen’. Dat heet dan in vaktaal: dat de houder een standaard-essentieel octrooi (SEP), aan derden licenties moet verlenen onder FRAND-condities (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), dat wil zeggen onder voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn. In de praktijk vallen de valkuilen overigens wel mee, omdat er tegenover een dwanglicentie wel altijd een vergoeding staat.

Onrechtmatige daadsrecht

In het onrechtmatige daads-recht van de slaafse nabootsing is er de standaardisatie-valkuil. Dat betekent dat je zo succesvol bent geworden dat jouw product of prestatie in de markt als standaard gaat gelden. En een standaard is vrij. Andere producenten mogen jouw product (exact) namaken als de markt daar via een standaardisatiebehoefte om vraagt. Denk aan steigermateriaal dat op elkaar moet passen; aannemers en bouwers willen geen 6 soorten steigers en koppelingen. Denk ook aan Lego. Kinderen willen blokjes die op Lego passen. Als je marktleider bent geworden in steigermateriaal of constructiespeelgoed dan mogen anderen producten (exact na)maken die aansluiten bij of passen op jouw product. Dat is dan niet onrechtmatig als ‘slaafse nabootsing’. Wordt dus geen standaard!

Mededingingsrecht

En ten slotte is er dan nog het mededingingsrecht. Als je een (te) groot marktaandeel hebt is er de misbruik-valkuil. Je mag gerust een groot marktaandeel hebben, ‘de grootste zijn’ en je mag zelfs een ‘machtspositie’ hebben. Maar je mag geen misbruik maken van zo’n machtspositie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met een farmaceutische industrie door de manier waarop zij met het op de markt brengen van medicijnen omgaat, maar ook met een onderneming als Microsoft door de manier waarop zij haar besturingssystemen in de markt zet en met browserkeuze omgaat. Pas dus op voor machtsmisbruik!

De IE-sectie van TLG helpt je graag (verder) bij je IE-strategie.

Bron: R.W. Holzhauer en S.L. Gellaerts, Van idee naar IE, 5e druk, Kluwer 2019.