Eerder deze maand (op 13 november 2019) deed de rechtbank den Haag een illustratieve en leerzame uitspraak over het intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder waar het een paar drempels voor bescherming betreft.
Het onderwerp van het geschil was een gereedschapsset, die er aantrekkelijk uit ziet, en die in de rode doos hiernaast zat. De set is in 2011 ontwikkeld door Vibropac. De set dient voor het reinigen en nabewerken van verstuiverboringen. Verstuiverboringen bevinden zich in de cilinderkop van een dieselmotor. Als er een nieuwe verstuiver in een motor geplaatst wordt, dienen de boringen gereinigd te worden om schade aan de motor te voorkomen. Met de gereedschapsset van Vibropac worden deze verstuiverboringen gereinigd door middel van schuren. Voorheen gebeurde dat door middel van frezen. 
Ten opzichte van frezen heeft schuren als voordeel dat de motor minder snel beschadigd raakt omdat er geen freesrand kan ontstaan. In een nieuwsbrief van 14 november 2011 heeft Vibropac de reinigingsset (typeaanduiding M030602) aangeprezen en afgebeeld en ook promotie gemaakt voor de nabewerkingsset (typeaanduiding M030810). De gereedschapsset van Vibropac wordt sinds januari 2012 verhandeld. Aanvankelijk werd deze aangeboden in plastic zakjes, later in twee aparte rode doosjes (als één set en los verkrijgbaar). Deze doosjes bevatten de reinigingsset en de nabewerkingsset; dmrn ‘de gereedschapsset’.
Hubitools is aanvankelijk distributeur van Vibropac. De distributie-overeenkomst eindigde in maart 2014. Daarna heeft Hubitools tot oktober 2014 producten van Vibropac verkocht, maar niet langer als exclusief distributeur. 
Hubitools verkoopt sinds oktober 2014 de hiernaast afgebeelde eigen gereedschapsset (in een zwarte doos) voor het schuren van verstuiverboringen..
Bij brief van 1 december 2014 heeft Vibropac Hubitools gesommeerd om – kort gezegd – de verkoop van de Hubitools set te staken omdat daarmee inbreuk werd gemaakt op intellectuele eigendomsrechten op de set van Vibropac. Zo gaat dat dan in de praktijk. Misschien heeft u ook wel eens zo’n brief verstuurd of ontvangen.
De structuur van een IE-geschil/geding
De uitspraak laat mooi iets zien van de structuur van een IE geding. Wanneer je geconfronteerd wordt met twee gelijkende zaken, en de eisende partij stelt dat de gedaagde partij inbreuk maakt (op een IE-recht, maakt niet uit welk), dan zijn er 2 verweren mogelijk: 1) “jij hebt helemaal geen (IE) recht”, en 2) “er is geen inreuk, want ik doe iets heel anders”. Bij het eerste verweer gaat het dat over de materiële en formele eisen van het betreffende IE-recht, waar wel (eiser) of niet (gedaagde) aan is voldaan. Bij het tweede verweer gaat het over de afstand tussen de twee producten of diensten; die is te klein (eiser) of groot genoeg (gedaagde). In de praktijk ga je als eiser heel vaak voor deze twee ankers liggen, en probeer je als gedaagde beide ankers te lichten.
Auteursrecht
Het auteursrecht kent eigenlijk 2 drempels. Auteursrecht heeft een onder drempel van “originaliteit”. Iets wat “triviaal” of “banaal” is zit onder die drempel. Geen auteursrecht mogelijk. De andere drempel is functionaliteit. Techniek hoort niet thuis in het auteursrecht. De rechtbank zegt het keurig als volgt:
4.5. De rechtbank stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming vereist is dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’5. Het auteursrechtelijk werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn geweest dat voldoende ruimte bestond voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren6.
4.6. Vibropac betoogt allereerst dat de selectie en combinatie die zij heeft gemaakt van gereedschappen die in de gereedschapsset zijn opgenomen, een eigen intellectuele schepping is geweest zodat er auteursrecht rust op de gereedschapsset als geheel. Dat betoog wordt van de hand gewezen. De gekozen gereedschappen zijn alle functioneel voor het schuren of schoonmaken van verstuiverboringen. Met de selectie van deze gereedschappen in een set wordt een technisch effect beoogd: het bij elkaar brengen van de gereedschappen die een automonteur nodig heeft om verstuiverboringen optimaal te schuren en te reinigen. Welke vrije, creatieve keuzes de maker bij het combineren van deze gereedschappen heeft gemaakt, valt niet in te zien. Dat er eerder nog geen dergelijke schuurset op de markt was, zoals Vibropac aanvoert, maakt dat de combinatie van gereedschappen voor dit doel misschien wel nieuw en inventief was, maar nog niet dat die combinatie ook het resultaat is van creatieve keuzes. Voor een nieuw, inventief voortbrengsel kan octrooirechtelijke bescherming worden verkregen. Het auteursrecht beschermt een prestatie van een andere aard.
Modelrecht
Het modelrecht stelt als eis dat een voorwerp nieuw moet zijn en een eigen karakter moet hebben. Uitgesloten is hetgeen nodig is voor het bereiken van een technisch effect. Techniek hoort evenmin thuis in het modelrecht. Voor de rechtbank is het dan ook duidelijk:
4.12. […] Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum waarop het model voor het publiek beschikbaar is gesteld al beschikbaar waren gesteld (het vormgevingserfgoed). […] uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald zijn uitgesloten van modelrechtelijke bescherming. De bepaling beoogt te voorkomen dat technologische innovatie wordt gehinderd door de omstandigheid dat uiterlijke kenmerken worden beschermd die uitsluitend door de technische functie van een voortbrengsel worden bepaald. Voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, moet nagegaan worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken. In dit verband is niet doorslaggevend of er alternatieve modellen zijn. Van een eigen karakter is geen sprake wanneer de noodzaak om aan een bepaalde technische functie van het betrokken voortbrengsel te voldoen, de enige factor is waarom de ontwerper voor een bepaald uiterlijk kenmerk van dat voortbrengsel heeft gekozen en andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze voor dat kenmerk. De rechter dient bij zijn beoordeling rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.
4.13. Een deel van de gereedschappen in de set was al bekend bij het publiek zodat die gereedschappen in ieder geval niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat ze niet nieuw waren. […] Uit hetgeen is overwogen ten aanzien van het auteursrecht kwam al naar voren dat de modellen grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes zijn bepaald. Dat er ook enkele andere technische manieren zijn om tot hetzelfde resultaat te komen en er op detailniveau gevarieerd kon worden, is onvoldoende om de gekozen vormgeving een eigen karakter toe te dichten. Waar de ontwerper wel meer keuzevrijheid had, zoals bij de lengte van de cilindrische padhouder of diameter van de pen en het verlengstuk, zijn die keuzes zo banaal dat dat onvoldoende is om het model een eigen karakter te geven. […].
Zgn. “slaafse nabootsing”
Techniek of functionaliteit is tenslotte ook een drempel voor een beroep op zgn. slaafse nabootsing. Als je iets niet anders op de markt kunnen brengen zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid dan mag dat. Ook of zelfs als dat tot verwarring leidt. Alleen “onnodige verwarring” mag niet. Lees de rechtbank:
4.16. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.8
4.17. Gegeven de technische functie van nagenoeg alle uiterlijke kenmerken van de onderdelen van de gereedschapsset, is niet in te zien hoe Vibropac het gestelde verwarringsgevaar zou kunnen vermijden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten afbreuk te doen. Daar komt bij dat Vibropac haar product in twee rode koffertjes/doosjes die zijn voorzien van haar merk aanbiedt, waarin de gereedschappen los liggen. Hubitools biedt haar product aan in een zwart koffertje waarin voor ieder gereedschap een uitsparing is vormgegeven. Door deze afwijkende verpakking zal het in aanmerking komende, professionele, publiek niet snel in verwarring raken. Het beroep van Vibropac op slaafse nabootsing wordt daarom verworpen.
Tot slot
De rechtbank trekt de gereedschapsset helemaal in de sfeer van functionaliteit en techniek. Daarmee komen zowel het auteursrecht, als het modelrecht, als de zgn. “slaafse nabootsing” als beschermingsregimes op de tocht te staan. De rechtbank ziet dit zo. Je kunt het ook anders zien. TLG kent beide kanten.
“Allemaal leuk en aardig die puntjes, maar wij deden dat 2000 jaar geleden al”, zegt advocaat Marcus Tullius Cicero namens de Romeinen.