Publiek domein, IE rationales, Merkenrecht

De (merk)geheimen van SPA

Posted on by Rudi Holzhauer

Over Spa Rood, Spa Blauw, SpagO, Spa Wisdom, Spa Secrets, ASP, SPA’STA en SPARTA

Spa is altijd een mooi voorbeeld geweest in het merkenrecht. Is het een merk? Of is het een soortnaam? Bestaat Spa als merk? Of is het Spa bronwater – merk met een soortnaam toegevoegd? Als ik op een terras een spa blauw bestel, en ik krijg een Sourcy still – is dat dan merkinbreuk? En waar mag je spa dan eventueel nog wel voor gebruiken? Voor wellness? Voor een hamman? Voor andere gezondheidsproducten dan mineraalwater? Voor cosmetica?

Niet alleen feitelijk zijn er de nodige spa-perikelen. Spa stelt interessante principiële vragen aan het merkenrecht. Hoever moet een monopolie van een op zich generieke term gaan? Spa Monopole heeft een hele batterij merkinschrijvingen rondom spa, in verschillende waren- en dienstenklassen.

Kent u de (merk)geheimen van SPA? Geheim 1: het is helemaal geen merk. Geheim 2: het bestaat helemaal niet uit 3 letters. Geheim 3: niemand anders mag het gebruiken. Geheim 4: iedereen gebruikt het voor SPA-clubs over de hele wereld. Afijn; geheimen genoeg. Heilige Huisjes ook. Niet verder vertellen.

SPA is natuurlijk een klassiek merk – een bekend merk – een zeer bekend merk. Bekende merken worden in het merkenrecht nog wat ruimer beschermd dan niet-bekende merken. Dat vloeit voort uit art. 2.20 lid 2 onderdeel c van het BVIE en de daarop gebaseerde nationale en unierechtelijke jurisprudentie.Meeliften ofwel freeriding op een bekend merk mag niet. Je kunt dat heel goed mededingingsrechtelijk duiden. Maar wanneer is daarvan nu sprake? Er is een hele waslijst van zaken rondom SPA.

Die zaken zijn er echt, ook al zie je in vele andere lijstjes “spa” als soortnaam staan. Kijk maar hier en hier. Een aanduiding kan altijd al generiek zijn geweest, maar een merk-aanduiding kan ook “verworden tot soortnaam”. Het ABC van het verworden tot soortnaam is: aspirine, brinta en chocomel. Voor sommige producten en diensten is “spa” dus gewoon een soort-aanduiding, maar niet voor alle. Dat maakt het ook weer lastiger. Spa heeft een generieke betekenis voor een hydratherapiecentrum, een wellness. Overal over de wereld bestaat “Spa’s. Dat mag. Want: soort-aanduiding. Maar wat doe je met alcohol en cosmetica?

In 2001 vraagt een Duits bedrijf een gemeenschapsinschrijving aan voor het teken SpagO voor alcoholhoudende dranken (excl. bieren). SPA voert daar oppositie tegen. In 2006 stelt de oppositieafdeling vast dat de conflicterende merken voldoende overeenstemmen gelet op het gemeenschappelijke element „spa” ervan. Met betrekking tot de alcoholhoudende dranken waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, stelt zij zich op het standpunt dat afbreuk aan de reputatie van het oudere merk mogelijk was wegens de schadelijke uitwerking die alcohol kan hebben op de gezondheid. Geen inschrijving dus voor SpagO. De Kamer van Beroep van het (huidige) EUIPO stbeslist daarentegen dat de conflicterende merken slechts in geringe mate overeenstemmen, dat deze overeenstemming niet voldoende is voor het betrokken publiek om een verband te leggen tussen de conflicterende merken en dat door het gebruik van het aangevraagde merk geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk. Wel inschrijving dus voor SpagO. Het GEA (het unierechtelijke Gerecht van Eerste Aanleg) is het daarmee eens. Zij verrijkt ons daarenboven met de volgende taalkundige en begripsmatige inzichten:

24. Gelet op het feit dat in casu de conflicterende tekens kort zijn, zal het relevante publiek zijn aandacht richten op het woord als een geheel. Op dit punt dient erop te worden gewezen dat, gelet op het feit dat het teken van het aangevraagde merk klein is en een eenvoudige structuur heeft, het weinig waarschijnlijk is dat de gemiddelde consument geneigd is om het teken SpagO op te splitsen in twee woorden, „spa” en „go”.

26. Op visueel vlak verschilt de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk van die van het kortere oudere merk door de toevoeging van het achtervoegsel „go” in het aangevraagde merk. Ook op fonetisch vlak beginnen de twee conflicterende tekens weliswaar met het element „spa”, maar door de toevoeging van het element „go” in het aangevraagde merk wordt een onderscheid tussen deze tekens gecreëerd. Het aangevraagde merk zal immers worden uitgesproken als een kort woord, zonder lange pauze tussen de lettergrepen. De lettergreep „spa” speelt daarin geen zelfstandige rol, maar is nauw verbonden met de tweede lettergreep „go”.

27. Verder hebben de twee conflicterende tekens weliswaar het element „spa” gemeen, maar het aangevraagde merk is een verzonnen woord voor het relevante publiek.

28. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat op begripsmatig vlak geen enkele vergelijking mogelijk is, zoals de kamer van beroep terecht heeft gesteld in punt 44 van de bestreden beslissing. Uit het oogpunt van het relevante publiek verwijst het oudere merk naar de Belgische stad Spa, die bekend is voor zijn minerale wateren en kuurinrichtingen, naar het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of naar de beschrijvende betekenis van warmwaterbron, zoals een Turks bad of een sauna (arrest SPA-FINDERS, reeds aangehaald, punt 44). De term „spago” is daarentegen een verzonnen woord dat geen betekenis heeft in een van de officiële talen van de Benelux-landen.

29. Derhalve is er slechts een geringe mate van overeenstemming van de conflicterende merken.

In de uitspraal Claeryn tegen Klarein argumenteerd Claeryn tegen Klarein dat haar publiek een “zeepsmaak in de mond zou krijgen” bij het horen van het woord als het ook Klarein kan zijn. Het GEA is behoorlijk belerend als het gaat om alcohol en gezondheid. lees maar mee:

Bij de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken moet ook de aard van de betrokken waren in aanmerking worden genomen. Op dit punt dient om te beginnen te worden vastgesteld dat het door de alcoholinhoud van dranken mogelijk is om deze te onderscheiden van water en alcoholvrije dranken. De kenmerken van deze dranken zijn verschillend. Terwijl alcoholhoudende dranken over het algemeen worden gedronken in speciale en gezellige omstandigheden, worden water en alcoholvrije dranken dagelijks gedronken. Bovendien beantwoordt het drinken van water aan een vitale behoefte. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument let op dit onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, dat overigens noodzakelijk is, aangezien sommige consumenten geen alcohol willen of zelfs mogen drinken. Bovendien is de prijs van alcoholhoudende dranken doorgaans duidelijk hoger dan die van alcoholvrije dranken. Ook is de verhandeling van alcohol in verschillende opzichten sterker gereglementeerd. Zo is daarvoor een verkoopvergunning vereist en een minimumleeftijd is vastgesteld voor de aankoop van alcoholhoudende dranken. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat de betrokken dranken kunnen worden gedronken op dezelfde plaatsen en op complementaire wijze, in die zin dat zij kunnen worden gemengd of samen geschonken en dat zij vaak worden gedronken door dezelfde personen en worden verkocht in soortgelijke verkooppunten

Humor toch? O pardon – juridische motivering.

We gaan verder in 2016 met een aantal merken van het Kruidvat. Het gaat om aanduidingen voor cosmeticaprodukten zoals SPA WISDOM SPA SECRETS, SENSE OF SPA, ZOUTSCRUB SPA en SEL DE COMMAGE SPA. De rechtbank in Gent en het GEA beslissen dat SPA weliswaar beschrijvend is voo wellness centra maar niet voor cosmetica en verzorgingsproducten. De consument kan een link leggen met het bekende merk SPA en dus is er inbreuk. Je kan maar teveel last hebben vanassociaties:

Het GEA bevestigt zijn vroegere rechtspraak door vast te stellen dat het woord “spa” eventueel een generieke term kan vormen ter beschrijving van een voor hydrotherapie gebruikte ruimte, zoals een hamam of sauna, maar niet ter beschrijving van cosmetica, op grond dat het verband tussen cosmetica en centra voor hydrotherapie niet dusdanig is dat het generieke of beschrijvende karakter van dat woord daartoe kan worden uitgebreid.

Bovendien merkt het Gerecht op dat het imago van het merk SPA en de door dit merk overgebrachte boodschap verwijzen naar gezondheid, schoonheid, zuiverheid en een hoog mineraalgehalte. Dat geldt ook voor cosmetica. Cosmetica dienen immers om de huid te beschermen, te verzorgen en te zuiveren en streven een schoonheidsdoel na.

Het Gerecht komt dus tot de slotsom dat het BHIM terecht heeft geoordeeld dat het gebruik van SPA WISDOM het gevaar inhield dat ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit de reputatie van het merk SPA en het door dit merk uitgestraalde imago, zodat de verkoop van de door het aangevraagde merk aangeduide waren zou worden vergemakkelijkt door de associatie ervan met het oudere merk.

Zo niet het Hof van Beroep te Gent in 2019. Anders dan de rechtbank en anders ook dan het GEA beslist dit Hof dat SPA vrij gebruikt kan worden voor cosmetica van Kruidvat.

30. Aangenomen dat de term ‘spa’ gebruikt in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten in haar betekenis van ‘wellnessoord’ moet worden begrepen, is dit hof, anders dan het Gerecht van de Europese Unie, in voorliggende zaak van oordeel dat de term ‘spa’ een generiek of beschrijvend karakter heeft.

31. De betrokken producten vermelden immers telkens uitdrukkelijk de term ‘Spa’ in combinatie met ’thermaal water’, zodat er geen verwarring of betwisting kan bestaan dat deze term gebruikt wordt in haar betekenis van mineraal water en op die manier de herkomst van het product aanduidt.

33. Gelet op het generiek of beschrijvend karakter van de term ‘spa’ in relatie tot lichaamsverzorgingsproducten (waren uit klasse 3), gebruikt in combinatie met andere tekens die het generieke of beschrijvende karakter van de term ’spa’ in relatie tot deze producten versterken (zoals ‘secrets’, ‘sense of’, ‘zoutscrub’), en de afwezigheid van enige oneerlijke mededeling jegens Spa Monopole dient te worden besloten dat deze term in relatie tot de betrokken producten niet verwijst naar een eenduidige commerciële herkomst, het deze term aan onderscheidend vermogen ontbreekt en dat de appellanten zich dus terecht op de uitzondering voorzien in artikel 2.23.1 b) BVIE beroepen.

We springen naar 2020. Naar de zoveelste beslissing van het EUIPO te Alicante. SPA ziet zich geconfronteerd met het beeldmerk ASP voor e-sigaretten.

En wat te denken van SPA versus ASP. Het doet denken aan het geschil tussen WE en ME. Weet u nog. Mevrouw de President: 50% van ons merk wordt klakkeloos overgenomen. En bij ASP. Mevrouw de President: we hebben een S, we hebben een P, we hebben een A. En zij hebben precies hetzelfde! Mevrouw de President!? Je hoort ze pleiten – die merkenrecht-advocaten. Zes keer lariekoek natuurlijk. Want daar gaat het helemaal niiet om. Nooit niet.

Volgens EUIPO is er te weinig gelijkenis tussen het woordmerk SPA en het beeldmerk ASP. De eerste letter (belangrijk in bij de juridische vergelijking van merken) is anders en bovendien heeft het ASP-logo een opvallend design. Die zaken wegen voor EUIPO zwaarder dan het gegeven dat de merken beide de letters S, P en A in zich hebben. Ook is volgens EUIPO van belang dat bronwater en e-sigaretten totaal verschillende producten zijn, waardoor consumenten de merken niet snel met elkaar in verband zullen brengen. Dus ondanks de grote bekendheid van het SPA-merk is er geen link, geen associatie tussen SPA en het beeldmerk ASP en dus geen inbreuk, aldus EUIPO.

Het EUIPO kan evenhard de andere kant op beslissen. In de oppositie van SPA tegen SPA’STA. Na meer dan 10 kantjes documenten die tot strekking hebben om de bekendheid en reputatie van SPA te onderbouwen. Vervolgens krijgen we de nodige gezondheidskunde over ons heen:

All the contested goods may, generally speaking, be used for health reasons, to create a healthy lifestyle and, consequently, a better appearance, (e.g. dental bleaching gels; breath freshening strips; dentifrices; breath freshening sprays; breath freshening preparations for personal hygiene; mouthwashes, not for medical purposes; preparations to facilitate teething; adhesives for dentures; toothbrushes; water apparatus for cleaning teeth and gums). Some also have a medical purpose (e.g. medicated dentifrices; mouthwashes for medical purposes), and some might include water as one of their components (e.g. breath freshening sprays; mouthwashes; mouthwashes for medical purposes; water apparatus for cleaning teeth and gums) or be used in combination with water (e.g. dentifrices; medicated dentifrices; toothbrushes). These contested goods, at least, can be bought in the same outlets, such as drugstores, supermarkets and pharmacies, and all are intended for healthcare and/or wellbeing, qualities that can be the same as those of mineral and aerated waters (for health reasons, to create a healthy lifestyle, or for their curative qualities; drinking water also contributes to health and well-being, etc.).

Voor mijn gevoel een beetje op het ridicule af – hoezo: gezondheidsclaims?

‘SPA’ mineral water has received medical recognition and is recommended to mothers, babies and children due to its low mineral and salt content and its curative characteristics. It is essential to a healthy lifestyle and has many medical implications. These goods can even be used in the production of (some of) the contested goods and may be used in combination with these. They can, for example, be used with mineral waters for health treatments, and to prepare food for babies or to complement a baby’s diet. …  As can be seen both from official documents and from advertisements appended to the statement of grounds, ‘SPA’ waters are known in the Benelux countries for their excellent curative qualities. In these countries, body and beauty care articles are offered for sale in pharmacies, drugstores and the like. Therefore, it is likely that, given the link between the abovementioned contested care products and the reputation of ‘SPA’ mineral water for its medicinal characteristics, the consumer will make a connection between the signs.

Mijn favoriete voetbalclub SPARTA heeft wel wat te vrezen. Begint notabene ook heel brutaal zomaar met SPA.

Wat leren we van dit alles? Dat de criteria voor merkinbreuk en voor de zgn. extra bescherming van bekende merken boterzacht zijn. Het zijn volstrekt open normen, waar de rechter alle kanten mee op kan en ook op gaat. Geen pijl op te trekken. Merkenrecht gaat over markttransparantie en over “eerlijke” mededinging. Daar zou ook veel meer aan getoetst moeten worden. Associaties en reputaties worden in de markt waargemaakt en verdedigd en in het mededingingsrecht getoetst. Dat heet concurrentie, en heel vaak gaat daarbij de ene omzet ten koste van de andere. BigBrands moeten niet eenzijdig door het merkenrecht worden begunstigd. Het is daar niet voor. Het kan er ook weinig mee. Maar ook: alles, zoals de (merk)geheimen van SPA ons (kunnen) verduidelijken.

Bronnen: