Charlotte de Nerée-Vrendenbarg en Nina Dorenbosch verzorgden op 7 december 2022 de Leiden Law Lunch over het thema Duurzaamheid & IE. Charlotte (Universiteit Leiden en plv. rb. Den Haag) sprak over duurzamere en socialere alternatieven voor opslag en vernietiging van inbreukmakende goederen. Wat is de potentiële rol van het recht op milieubescherming van art. 37 Handvest EU in de IE-procedure, en hoe kunnen advocaten en rechters bijdragen aan de verduurzaming van de IE-praktijk? Nina (IE advocaat Bird en Bird) had het over het fenomeen upcycling en de juridische hobbels die men daarbij kan tegenkomen. Upcycling wordt gezien als een stap op de weg naar verduurzaming in de mode-industrie, maar kan het fenomeen worden ingepast in het huidige IE systeem en zo ja, hoe? Hele interessante vragen die mij nog eens deden en doen nadenken over de ratio van veel IE.
Andere rollen voor IE? Andere rationales? Of gewoon minder IE?
Beide spreeksters staan midden in het intellectuele eigendomsrecht. Beide hebben een publicatie gewijd aan het thema waarover ze nu spraken. Beiden hanteren overwegend een intern IE-perspectief. Dat is waardevol vanwege de IE-expertise die zij inbrengen. Maar het kan ook makkelijk tot beperkingen in argumentaties leiden. Charlotte verwijst naar literatuur waarin wordt gesproken over een “paradigma-verschuiving”, die er uit bestaat dat het niet langer op de eerste plaats gaat om economische groei, maar om duurzame ontwikkeling. Waarbij IE een (grote) rol moet gaan spelen bij oplossingen voor economische, ecologische en sociale problemen. Dat is nogal wat. Mijns inziens bereik je dat niet met een uitsluitend intern IE-perspectief.
Ze geeft ons ook mee: “IE mag niet in de weg staan aan verduurzaming en/of de ontwikkeling van een circulaire economie.” Helemaal eens. Voor mij brengt dit onherroepelijk met zich mee dat het hele IE een stapje terug zal moeten doen. En soms wel meer dan één stapje. IE oriënteert zich op economische privileges (eilandjes in de zee van vrije mededinging) die meer en meer misplaatst blijken te zijn.
Voor een deel (economisch) waren ze dat altijd al. Economisch/empirisch onderzoek wees en wijst overwegend uit dat de rationales van veel IE-recht domweg niet bewaarheid worden. Onze mooiste kunst komt uit het pré-auteursrecht tijdperk. Het is een moot question of onze wereld er anders uit zou zien zonder octrooirecht. Philips werd “groot” in het Nederlands octrooiloze tijdperk. BigTech en BigPharma zijn vooral Big, maar verder ….
En ter onderscheiding en om verwarring tegen te gaan is de huidige beschermingsomvang van het merken en modellenrecht natuurlijk helemaal niet nodig. Van nabootsing worden we alleen maar beter (hoe leren wij praten? hoe leren olifanten “het doen”?). De duurzaamheidsdiscussie en de niet-economische rationales voor de omgang met veel IE-recht zijn in die zin evenzeer een bevestiging als een verandering. Ik hoop op dit alles nog eens een keer structureel, fundamenteel en volstrekt wetenschappelijk terug te komen in een Alternatieve Canon van de IE, waar ik samen met Joost Smiers over nadenk. Vaarwel IE en Adieu rechthebbenden staan dan voorop. Welkom vrijheid en publiek domein volgen er meteen op.
Duurzaam vorderen en veroordelen in IE-zaken
Charlotte de Nerée-Vrendenbarg schreef “Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken”, in het tijdschrift IER (2022/33). Dat artikel richt zich helemaal op (of eigenlijk tegen) de vernietigingsvordering voor inbreukmakende IE-artikelen. Zij bespreekt die zgn. nevenvordering in het kader van de mogelijke corrigerende maatregelen bij een geconstateerde IE-inbreuk. Dat zijn een verbod, recall, onttrekking of (afgifte ter) vernietiging. De Handhavingsrichtlijn spreekt van “inbreukmakende goederen”, waarbij het er zelfs niet toe doet of het om originele of om namaakgoederen gaat.
Vervolgens schetst zij een internationaal regel-kader voor duurzaamheids-aspecten. Te beginnen met art. 191 VWEU dat een hoog niveau van bescherming geeft van het milieu en de bestrijding van klimaatverandering. Uit het TRIPS-verdag, de EU Handhavingsrichtlijn en IE-wetten vloeit voort dat bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen rekening wordt gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, en met de belangen van derden.
Op grond daar van zou er een rechterlijke duurzaamheidstoets moeten komen, vergelijkbaar met de rol van de redelijkheid en billijkheid dan wel de zorgvuldigheid in het verbintenissenrecht en van de beginselen van behoorlijk bestuur in het bestuursrecht. Overriding principles. Zij raadt betrokkenen aan om in een procedure vooral ook alternatieven voor vernietiging ter sprake te brengen. Te denken valt aan het overdragen aan SNB-React, toestaan van uitverkoop van een voorraad, verkoop toestaan in landen waar het IE-recht niet geldt, overhandigen aan een liefdadigheidsorganisatie, de-branding dan wel het ontdoen van inbreukmakende eigenschappen (waar en voor zover mogelijk), van recyclen en upcyclen etc. In de rechtspraak zijn voorbeelden voor en tegen te vinden.
In de procedure van Lindt tegen Lidl voor de hoogste Zwitserse rechter wint de Zwitserse chocolademaker Lindt & Spruengli. Die rechter heeft recent geoordeeld dat supermarktdiscounter Lidl zijn chocoladehaasjes niet meer mag verkopen. De vorm van Lidls’ haasje lijkt te veel op het iconische haasje van Lindt, dat al sinds 1952 op de markt is. (uitspraak 30 augustus 2022, 4A_587/2021).
Het gaat in deze zaak om de merkenrechtelijke bescherming van de vorm van de verpaking van de Goldhasen. De rechter bepaalt dat de verpakkingen weliswaar moeten worden vernietigd, maar dat de chocola moet worden omgesmolten om voedselverspilling te voorkomen. Een mooi voorbeeld.
Met als algemene bedenking mijnerzijds dat we ons bepaald moeten afvragen of dit soort vormmerken als rechtsobject überhaupt beschermd moeten worden. Ik verbaasde me al eerder over de vorm van voorverpakte aardappelpartjes. Juist vormen van voedingsmiddelen zijn ecologisch en sociaal behoorlijk a-typisch. Te benoemen als: in strijd met het algemeen belang? Wel even over nadenken …
Upcycling en uitputting
Nina Dorenbosch schreef een artikel in het tijdschrift IER (2022/18) onder de titel: “Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom.” Met als inleiding:
Upcycling is één van de huidige buzzwords in de mode-industrie. De Britse Vogue noemde het eind 2020 zelfs de “Biggest Trend in Fashion Right Now”. Dit artikel kijkt met een IE-bril naar dit fenomeen, dat ook op juridisch vlak voor de nodige ontwikkeling zou kunnen zorgen.
Als merkenrechtelijk kader mag gelden artikel 15 van de Unie merkenverordening, over de uitputting van het aan het Uniemerk verbonden recht:
1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
Het gaat dan vooral om de tekst en de criteria in het tweede lid. Wat zijn: “gegronde redenen”? Zouden die niet ophouden waar het of een algemeen belang begint? Maar dat geldt dan meteen in wel meer IE-situaties. Voor mij schuift een beroep op IE-rechten dan op in de richting van misbruik maken van een IE-rechtspositie. Een IE-recht hebben betekent natuurlijk niet dat een rechthebbende dat recht overal en altijd onbeperkt geldend kan maken. Ik zou zeggen: integendeel. Upcycling dient een algemeen belang. Bovendien is er bij upcycling sprake van een “verbetering” en niet van een “verslechtering”. Waar we dus als samenleving bij gebaat zijn. Mijn idee ….
Hoewel duurzaamheid aan te moedigen valt, kan er wel een spanningsveld ontstaan tussen het upcyclen en verschillende IE-rechten, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en wellicht ook slaafse nabootsing. In tegenstelling tot de situatie in geval van recycling, wordt bij upcycling namelijk (een deel van) het bestaande product behouden en worden daar verdere elementen aan toegevoegd. Het is maar de vraag in hoeverre een beroep op uitputting standhoudt wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan het werk, de waar of het voortbrengsel
Nina loopt vervolgens een aantal situaties na die zich bij upcycling kunnen voordoen. Je kunt upcyclen met behoud van het merk. Daar zal de merkhouder boven aangehaalde bepaling tegen in brengen. Mag niet, want is wijziging. En een merkhouder vindt zelf natuurlijk dat hij altijd een gegronde reden heeft. Zo is er een procedure over het repareren van EPAL-pallets door de onderneming EPZ. Mocht niet. Je kunt ook het merk verwijderen en dan upcyclen. Maar ook het merk verwijderen mag niet altijd. In een vreemde zaak van Mitsubishi tegen Duma verwijderde Duma alle (merk)herkenning van Mitsubishi-apparaten die van buiten de EU kwamen en verving die door haar eigen herkenningstekens. Mocht ook niet (HvJEU 28 juli 2018, C129/17). Je kunt – ten derde – ook upcyclen met een disclaimer …. “gerepareerd door EPZ” bijv. We kennen wat dat betreft de ompakkings- en hervullings jurisprudentie. Mocht meestal ook niet. Verkade sprak zich daar destijds – m.i. terecht – al tegen uit. En bij een valide disclaimer ten tijde van verkoop komt het IE-spook van de “post sales confusion” vast om de hoek kijken.
Ook het auteursrecht en het modelrecht werpen drempels op. In het auteursrecht is er bij upcycling al snel sprake van een “verveelvoudiging in gewijzigde vorm”. Over toegevoegde waarde spreekt niemand. In het modelrecht bestaat het tamelijk open criterium van “eenzelfde totaalindruk”. Deze rechten kennen geen “gegronde redenen”(mv!) criterium. Dat blijft dus lastig beoordelen.
Waarheen?
Bij het toetsen van alle IE-rechten moeten we richting een inperking denken waar het duurzaamheid en andere ecologische of ook (zelfs) sociale eisen betreft. Dat is algemeen belang, en daar wijken individuele rechten voor. Alleen dan kunnen we IE nog serieus nemen. Daarvoor zou er een wettelijke of rechterlijke duurzaamheidstoets moeten komen, zoals gezegd qua breedte vergelijkbaar met de rol van de redelijkheid en billijkheid dan wel de zorgvuldigheid in het verbintenissenrecht en van de beginselen van behoorlijk bestuur in het bestuursrecht. Overriding principles. Het wordt tijd. En het tij zit mee.
Duurzaamheid speelt niet alleen bij IE maar ook bij het traditioneel belendende perceel van de reclame. Fossielvrij, dus niet voor tal van producten, zoals fossiele brandstof, vliegen etc. (ecologisch argument van algemeen belang) en verslavings-vrij, dus niet voor alcohol, tabak, gokken etc. (sociaal argument van algemeen belang). Het wordt hoog tijd dat het hele domein van IER structureel bevraagd wordt op haar rationales en haar maatschappelijk belang. Er zou dan wel eens weinig van over kunnen blijven.
Bronnen
- Charlotte J.S. Vrendenbarg, Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht oktober 2022 nr 5 (IER 2022/33) blz. 275-284.
- Nina Q. Dorenbosch, Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht juni 2022 nr 3 (IER 2022/18 blz.147-151.
- Joost Smiers en Rudi Holzhauer over intellectuele eigendom, website joostsmiers-dissenting
- Daniel J. Gervais (ed.), The Future of Intellectual Property, ATRIP Intellectual Property series, Edward Elgar, 2021, 384 pp
- Ole-Andreas Rognstad and and Inger B. Ørstavik (eds.), Intellectual Property and Sustainable Markets, Elgar Intellectual Property and Global Development series, Edward Elgar, 2021, 256 pp