Kun je een groene krokodil met schubben en een open bek met zichtbare tanden, een achterzak van een broek en een tulp monopoliseren via het merkenrecht? En waar blijft dan het publiek domein?
Wij weten inmiddels al wat er allemaal beschermd is. Een getal, een algoritme, een woord, een tekst, een kleur, een klank, muzieknoten, een achterbankgesprek, een triviaal kinderspelletje, de geur van parfum, een winkelinrichting, een geneesmiddel, een onderdeel, een tomatenras, bedrijfsgeheime informatie en zeker ook een groene krokodil met schubben en een open bek met zichtbare tanden.
Een groene krokodil met schubben en een open bek met zichtbare tanden: die is van mij, hoor!
De kinderkleding van HEMA met daarop afbeeldingen van krokodillen maakt toch wel inbreuk op de merkrechten van modemerk Lacoste. Eind 2018 bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de krokodillen op de kinderkleding konden blijven staan, maar het hof is het daar niet mee eens.
HEMA mag het ondergoed met de krokodillen van het hof niet meer verkopen en moet bovendien een deel van de juridische kosten die Lacoste maakte vergoeden. Dat komt neer op ruim 31.000 euro, blijkt uit de uitspraak in hoger beroep.
De rechtbank oordeelde eerder dat de krokodillen op de kleding van Hema louter versiering zijn en Hema daarom geen merkinbreuk maakt op het merkenrecht van Lacoste. Het Haagse Hof oordeelt echter dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er derhalve sprake is van inbreuk. De merken en het teken stemmen in hoge mate overeen in visueel en begripsmatig opzicht. Er wordt een pan-Europees inbreukverbod opgelegd omdat Lacoste zich (ook) beroept op haar Uniemerk en omdat er geen redenen zijn aangevoerd om het verbod tot bepaalde lidstaten te beperken.
Gaat het Haagse Hof nu niet zes stappen te ver? Ofwel wetenschappelijk: hoever gaat de beschermingsomvang van een merk? Strekt die zich mede uit over verschijningsvormen in het publiek domein? Want een krokodil is echt groen met schubben, en heeft echt een open bek met zichtbare tanden. Een olifant is echt grijs met een slurf en slagtanden aan de voorzijde. Dat is publiek domein. Willen we dat zulke artefacten door individuen worden toegeëigend? Denken we daar überhaupt nog nuchter over na. Kijk; met een roze krokodil, olifant of racewagen heb ik meteen een stuk minder moeite. Maar een groene krokodil? Willen we dit echt?
Als ik mijn favoriete oom Arie zag, moest ik altijd meteen aan mijn favoriete tante Annie denken. So what. Waar was of is het “verwarringsgevaar”?
Wat bezielde het Haagse Hof? Hield men nog rekening met de functies van het merk? Je zou haast denken van niet. Komt er geen einde aan de beschermingsomvang van een merk? En in wiens belang is dat? Is het merkrecht er soms alleen voor de merkhouder? Of was het ooit bedoeld voor “de markt” en de transparantie daarvan. En dus evenzeer voor de consument. Soms moeten merkenjuristen ook even nadenken.
Over de functies van een merk, en de bescherming in rechte daarvan
Ik kwam onlangs weer eens in gesprek over de functies van een merk. Ik hoorde fantastische verhalen, over kwaliteitsgarantie functie, investeringsbescherming, fiscale functie, vertrouwensfunctie en nog veel meer moois. Allemaal helemaal waar in de marketing, in de bedrijfskunde en in het brandmanagement. Maar in het merkenrecht gaat het uitsluitend om de herkomstfunctie in het kader van markttransparantie. Ook het Europese Hof schuift alle andere functies onder die herkomstfunctie. Collega’s zie ik spreken over een “functieleer”. Mij best. Herkomst voorop. Alle andere functies afgeleid van die primaire functie. Als de herkomst niet in het geding is zijn we merkenrechtelijk “out of business”. Verwarring kan er met betrekking tot tekens die uit het publiek domein voortkomen (groene krokodillen met schubben een open bek met zichtbare tanden, grijze olifanten met slurf en slagtanden, een kleur als zodanig etc.) domweg niet bestaan.
Publiek domein versus IE-beschermingsomvang
Voor mij is het publiek domein heilig en vooral niet voor inperking en toeëigening vatbaar. Moeten we niet willen. Is alleen en éénzijdig in het belang van merkhouders. En daar was/is het merkenrecht niet voor.
Beesten, strepen of andere publiek domein features op kleding: allemaal versiering. Waar is de merkfunctie in de zin van “herkomst”? Die is er niet. Want: die kan er niet zijn. En die moet dus ook zeker niet bij wijze van “merkrecht” beschermd worden. Nonsense on stilts. Miskenning van de economische functie van het merkenrecht in de markt. Al die andere (niet-juridische) functies van een merk worden beschermd in de markt, en niet door het (merken)recht.
Als er iets mis is met de kwaliteit van een Lacoste shirtje of van Calvë pindakaas …. Wat moet een consument dan doen? Zich beroepen op het merkenrecht? Of op productenaansprakelijkheid? Precies – zoiets als een kwaliteits-garantiefunctie is geen afzonderlijke functie in het merkenrecht, net zo min als die andere hiervoor genoemde functies. Ook investeringen worden niet beschermd door (merken)recht, maar in de markt (door marktwerking). Elke aanbieder bewaakt de kwaliteit van zijn/haar product of dienst omdat hij/zij anders marktaandel verliest. Daar hoeft het recht niets aan te doen. Het merkenrecht al helemaal niet.
Herkomst. Daar gaat het om in het merkenrecht. De zekerheid die een consument/afnemer moet hebben dat de bron van gisteren dezelfde is als de bron van vandaag. De vraag is dus eigenlijk ook niet eens of de consument al dan niet terecht kan denken dat Hema ondergoed met krokodillen afkomstig is van Lacoste, ook als dat er uitdrukkelijk niet op staat. Antwoord: nee! Dat krokodillen “doen denken aan” Lacoste – oom Arie en tante Annie. “Doet denken aan” is merkenrechtelijk volstrekt irrelevant (het gaat om positieve en bewezen verwarring, en niet om zoiets als “associaties”), gegeven de economische functie(s) van het merk. Voor mij is dat hele verhaal over die functieleer in het merkenrecht, zoals dat door velen verkondigd wordt, één van de vele Heilige Huisjes van het IE-recht. Ik kom er nog wel eens op terug ….