De vermaledijde gebruikseis in het intellectuele eigendomsrecht
Intellectuele eigendom is geen eigendom. Het is één van mijn motto’s, zo u wilt één van mijn IE-perspectieven. Het is niet goed voorstelbaar dat uw eigendom van een huis, een auto of een fiets afhangt van uw gebruik daarvan, dat u de eigendom kwijt raakt als u het object niet gebruikt, en dat uw eigendom aan een bepaalde termijn gebonden is. Dus IE is geen E.
Die gebruikseis ligt ten grondslag aan alle IE, althans alle industriële eigendom (de rechten rondom innovatie en communicatie). Het zuiverst in Nederland bij de handelsnaam. Die ontstaat door de naam voor een onderneming te gaan gebruiken. Puur feitelijk. Zo was het vroeger ook met het merkenrecht, in Angelsaksische landen wat langer dan in andere landen. Ik weet eerlijk gezegd niet of de ongeregistreerde merken daar nog steeds bestaan.
De gebruikseis vloeit voort uit het feit dat IE een inbreuk is op het beginsel van vrije concurrentie. Het zijn inbreuken waarvan wij als samenleving vanuit een welvaartsperspectief menen dat ze meer bijdragen dan zonder die inbreuken. Maar in die bijdrage zit dan meteen ook de grondslag en de grens. Die maar al te makkelijk uit het oog wordt verloren.
Zonder gebruik geen IE-recht – UIOLI (use it or loose it)
Die gedachte wordt – vooral door potentieel rechthebbenden – maar al te vaak verdrongen. Maar zij ligt ten grondslag aan de industriële eigendom. Wanneer een rechthebbenden zelf “geen gebruik maakt” van zijn auteursrecht, naburig recht of databankrecht (intellectuele eigendom nu dus even) dan komen die IE-rechten als het ware nooit van de grond. In de sfeer van innovatie (octrooirecht, kwekersrecht, gebruiksmodellenrecht) is er de expliciete regel van “onvoldoende toepassing”. Dat leidt weliswaar niet tot verval van het recht, maar tot een dwanglicentie ten behoeve van een derde. In het handelsnaamrecht leidt “onvoldoende of geen” gebruik maken van de naam voor een onderneming domweg tot niets. Zonder (aantoonbaar, relevant!) gebruik geen handelsnaamrecht. In het merkenrecht is explicieter dan waar dan ook een gebruikseis opgenomen. De Merkenrichtlijn bepaalt in artikel 16:
1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de beperkingen en sancties van artikel 17, artikel 19, lid 1, artikel 44, leden 1 en 2, en artikel 46, leden 3 en 4, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruik.
Over deze bepaling gaat de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg op 21 april 2021 in zaak T-663/19 inzake HASBRO tegen het EUIPO. Een uitspraak die keer op keer het mededingingsrechtelijk karakter van het merkenrecht benadrukt. Het zijn informatieve en leerstellige overwegingen.
50. Ten tweede – zoals de kamer van beroep in wezen heeft benadrukt in de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing – volgt uit artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 9, lid 1, van verordening 2017/1001) weliswaar dat de inschrijving van een Uniemerk de houder ervan een uitsluitend recht verleent, maar volgt uit overweging 10 van verordening nr. 207/2009 (thans overweging 24 van verordening 2017/1001) dat de bescherming van Uniemerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen Uniemerken alleen gerechtvaardigd is, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt. Een Uniemerk dat niet wordt gebruikt, kan namelijk de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt Uniemerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten beperken (zie in die zin arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punt 32).
54. De ratio legis van het vereiste dat een merk normaal moet zijn gebruikt om door het Unierecht te worden beschermd, is gelegen in het feit dat de inschrijving van een Uniemerk in het register van het EUIPO niet kan worden opgevat als een strategisch en statisch depot dat een inactieve houder voor onbepaalde tijd een wettelijk monopolie verleent. Integendeel, dat register dient een getrouw beeld te geven van de aanduidingen die de ondernemingen daadwerkelijk op de markt gebruiken om hun waren en diensten in het economische verkeer te onderscheiden [zie in die zin arrest van 15 juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/BHIM – Recticel (λ), T‑215/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:518, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak]
55. Uit de redenering van de kamer van beroep – zoals die is samengevat in de punten 59 tot en met 64 hierboven – blijkt immers ondubbelzinnig dat niet het feit dat verzoekster opnieuw een aanvraag voor een Uniemerk heeft ingediend als een aanwijzing voor haar kwade trouw werd beschouwd, maar wel het feit dat uit de gegevens van het dossier bleek dat verzoekster bewust had beoogd een fundamentele regel van het Uniemerkenrecht te omzeilen, namelijk de regel inzake het bewijs van het gebruik, teneinde er voordeel uit te halen ten koste van het evenwicht dat tot stand is gebracht in de door de Uniewetgever vastgestelde Uniemerkenregeling.
70. In dit verband dient te worden benadrukt dat geen enkele bepaling van de regelgeving inzake Uniemerken verbiedt dat opnieuw een aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk wordt ingediend, en dat een dergelijke indiening op zich dus geen bewijs vormt van kwade trouw van de aanvrager indien zij niet gepaard gaat met andere relevante elementen die door de verzoeker tot nietigverklaring of door het EUIPO worden aangevoerd. Evenwel dient te worden vastgesteld dat in casu uit de overwegingen van de kamer van beroep blijkt dat verzoekster heeft erkend, en zelfs heeft betoogd, dat een van de voordelen die ten grondslag lagen aan de indiening van de litigieuze merkaanvraag, erin bestond dat het bewijs van het normale gebruik van dit merk niet hoefde te worden geleverd. Een dergelijk gedrag kan echter niet worden beschouwd als legitiem gedrag, maar moet worden beschouwd als strijdig met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009, met de beginselen van het Uniemerkenrecht en met de regel inzake het bewijs van het gebruik.
72. Derhalve dient te worden vastgesteld dat verzoeksters merkaanvraagstrategie waarmee zij beoogde de regel inzake het bewijs van het gebruik te omzeilen, niet alleen in strijd is met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009, maar bovendien doet denken aan „rechtsmisbruik”, dat wordt gekenmerkt door het feit dat, ten eerste, in weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling nagestreefde doel niet wordt bereikt en, ten tweede, het de bedoeling is om een uit die regeling voortvloeiend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren voor de verkrijging ervan (zie in die zin arrest van 21 juli 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C‑515/03, EU:C:2005:491, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Helemaal niet vreemd dus. Inderdaad: misbruik van (merken)recht. Vanuit een mededingingsrechtelijk perspectief. Ik leer nog steeds bij. Ik las Theo-Willem van Leeuwen in een commentaar schrijven dat een vast onderdeel van een merkenstrategie nu eenmaal is om gewoon elke 5 jaar opnieuw te deponeren (gewoon “beetje slim”- dus gewoon “beetje andere waren-/dienstenklassen). Als manier om onder de merkenrechtelijke gebruikseis uit te komen. Dat lijkt me nu niet de bedoeling. Om redenen hierboven uiteen gezet. De rechter zet daar nu ook een streep onder en door. Niet meer doen. Kwalificeert als “misbruik van recht”.
Natuurlijk kan er een “geldige reden” zijn om niet binnen 5 jaar te gebruiken. Klassiek voorbeeld daarvan zijn farmaceutische producten, die zelden 5 jaar na registratie op de markt komen. Maar laat dat dan de uitzondering zijn die de regel bevestigt.