Het vaststellen van een IE-inbreuk is (bijna) nooit een vooraf uitgemaakte zaak. Dirk Visser schreef er “lang geleden” zijn oratie over. Het ABC van iedere IE-inbreuk. Een mooi analyserend overzichts”werk”. Lees hier maar in het kort en in zijn eigen woorden over die twee basis-emoties in het IE-recht: “vernieuwen is goed” en “nabootsen is slecht”.
In deze blog geef ik drie recente voorbeelden die “geen inbreuk” opleverden. Het is allemaal uit te leggen, maar vooraf ook lastig in te schatten. Ik leg u een Amerikaans voorbeeld voor (met relevantie voor onze rechtskring), een voorbeeld van het EU merkenbureau en een uitspraak van een Nederlandse lagere rechter. Het quiz-effect is er natuurlijk nu al een beetje van af ….
Twee beeldmerken met een woordcomponent (voor een Amerikaanse rechter)
De eerste zaak betreft 2 logo’s van een huis met een bestek er in. Als overeenkomst. Links herkent u Thuisbezorgd. Het zijn 2 beeldmerken, met een beeld- en een woordcomponent. Hoe moet je daar nu naar kijken? Verwarrringsgevaar? Of niet?
Home Chef is het oudere merk. In het merkenrecht geldt dat de merkhouder bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Daarbij moet worden gekeken naar de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken (of merk en merk). Waarbij het gaat om de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument laat ontstaan. In zo’n totaalindruk wegen de onderscheidende en meer opvallende kenmerken van de merken zwaarder dan andere kenmerken.
Voor de (Amerikaanse) rechter (rechtbank Illinois 6 oktober 2021; vermeld in een bericht van merkenbureau Novagraaf) zijn de weergave van het contour van een huis en van het bestek minder bepalend dan de toevoeging van de naam en het gebruik van de kleur. Dat gebeurt wel vaker bij beeldmerken met een woordcomponent. Die woordcomponent maakt dan als het ware het merkenrechtelijk relevante verschil. Geen inbreuk dus.
Twee gewone beeldmerken (voor het Europees merkenbureau)
De tweede zaak speelde voor het Europees merkenbureau in Alicante. Wanneer is er nu “overeenstemming”? Het gaat om het verzet van Ubisoft tegen de latere deposant Shenzhen. Twee spiraal logo’s (beeldmerken). Links het oudere van Ubisoft. Rechts het nieuwere van Shenzhen.
Beide logo’s bestaan uit spiralen. Die vorm is als zodanig niet beschermd. Dat is publiek domein. Er mag dan een zgn. conceptuele overeenstemming zijn, dat is niet genoeg. In een inbreuksetting spreken we dan van associatie(gevaar). Ook dat is niet genoeg. De drempel ligt hoger, en wel bij “visuele overeenstemming” en “verwarring(sgevaar)”. Ook al willen vele grote rechthebbenden daar niets van weten, en blijven ze proberen “teveel” af te schermen.
Het is dan ook goed en verstandig dat (ook) het Europese merkenbureau hier een grenslijn trekt. En verschillen aangeeft. De spiralen zijn op een andere manier weergegeven. Het merk van Ubisoft bestaat uit 1 lijn met een gelijke dikte dat 4 keer rond gaat. Bij het betwistte Chinese merk is het in het midden dikker en aan het uiteinde dunner en gaat maar 1 keer rond. Er is dus geen sprake van overeenstemmende totaalindruk en dus niet ook van verwarring, omdat de gelijkenis tussen de merken niet “te groot” is.
Conceptuele overeenstemming en associatie – d.w.z. “het doet denken aan”, zijn merkenrechtelijk niet de relevante criteria. Zulke criteria zouden exclusiviteiten tezeer uitbreiden ten koste van het publiek domein. Iedereen mag een spiraalvorm gebruiken, zolang er geen “overeenstemmende totaalindruk” ontstaat, met – aantoonbaar! – verwarringsgevaar over de herkomst.
Twee auteursrechtelijke werken (voor de Nederlandse rechter)
Het derde voorbeeld is van eigen bodem. Het is de zoveelste uitspraak over de kubus van Rubik. De rechthebbende {speelgoed- en spellenontwikkelaar Spin Master) wil de Nederlandse NexCube van de markt weren wegens een IE-inbreuk, en wel inbreuk op het auteursrecht. Links de kubus van Rubik. Rechts die van NexCube.
De rechtbank Gelderland (uitspraak in Kort Geding op 13 juni 2022; ECLI:NL:RBGEL:2022:2942) kijkt eerst of de kubus auteursrechtelijk beschermd is. Dat is in het verleden ook al een paar keer gebeurd. Het spelconcept is niet beschermd. De draaitechniek evenmin. Bescherming is beperkt tot de keuze voor de zes kleuren, oranje, blauw, groen, rood, geel en wit, plus de zwarte grid die ontstaat omdat de kleuren op de vlakjes niet helemaal tot de rand komen, én de breedte van die grid.Maar daar wordt geen inbreuk op gemaakt. Immers,
4.12. Wanneer beide kubussen met elkaar worden vergeleken, kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat de ‘NexCube’ in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de vormgeving van de ‘Rubik’s Cube’ vertoont dat de totaalindrukken die de vormgeving van beide kubussen maken in hoge mate overeenstemmen. De voorzieningenrechter wijst op de volgende wezenlijke verschillen:
1. de (zwarte) grid op de ‘NexCube’ ontbreekt, waardoor een ander visueel effect ontstaat omdat niet langer sprake is van negen kleurvlakken, maar van één kleurvlak,
2. de kleurtinten van de ‘NexCube’ zijn verschillend. Er worden veel lichtere en fellere (neon) kleurtinten gebruikt voor een groter contrast,
3. de zijden van de ‘Rubik’s Cube zijn glimmend, terwijl de zijden van de ‘NexCube’ een matte structuur hebben,
4. de ‘Rubik’s Cube’ is gemaakt van zwart kunststofgranulaat; de kleuren van de ‘Rubik’s Cube’ worden aan de zijkant aangebracht, waardoor in draaistand de ‘Rubik’s Cube’ zwart wordt, terwijl de ‘NexCube’ is gemaakt van verschillende kleuren polypropeen, waardoor in draaistand de kubussen hun kleuren behouden,
5. de middelste deelkubussen van de ‘NexCube’ hebben aan alle zijden een ronde afwerking in plaats van een vierkante,
6. de middelste deelkubus aan de zijkanten van alle zijden van de ‘NexCube’ hebben een ronde afwerking aan de zijde van de middelste deelkubus,
7. het logo is prominent weergegeven in het midden op de blauwe zijde van de deelkubus van de ‘NexCube’, waarmee de startpositie anders is,
8. bij alle ruimtes die grenzen aan de middelste deelkubus worden tussenruimtes gelaten door middel van rondere hoeken zodat een ander visueel effect bestaat,
9. de ‘NexCube’ is veel flexibeler waardoor bij het gebruik ruimtes ontstaan. Bij de ‘NexCube’ kan halverwege een draai de andere zijde worden bewogen. De spanning is verstelbaar in sterkte met een schroefje.
Lessons learned
Leren deze gevallen ons nu iets. Nou – weinig. Op zich kennen we de criteria. Op zich weten we ook dat grote rechthebbenden die per definitie proberen “op te rekken” in hun (economisch) voordeel. De criteria zijn dusdanig dat je vooraf eigenlijk nooit weet hoe ze uitpakken in een concrete zaak. Want wanneer is er nou een “overeenstemmende totaalindruk”. Daarover ging het al in de boven genoemde oratie van Dirk Visser. Het is een behoorlijk open beoordelingsnorm, waarbij elke partij de criteria in zijn of haar voordeel zal overleggen. Opmerkelijk in deze drie voorbeelden is de kritische toets die wordt aangelegd. In drie geheel verschillende contexten. Dat geeft op zich wel weer wat meer duidelijkheid over de grenzen van IE-bescherming.
Bij TLG kijken we op kantoor steeds allemaal naar elk geval. Dat helpt wel natuurlijk. En alle ins en outs worden elke keer ook weer aan onze client voor- en uitgelegd. Daarmee worden ongewenste verrassingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Zit u ook in zo’n beoordeling (“mag het of mag het niet”?), neemt u dan gerust contact met ons op.