De strepen van Adidas, en in het bijzonder de merkbescherming daarvan, houden de IE-deskundigen al onwaarschijnlijk lang bezig. Schrik niet …. 24 jaar! Eén reden is stellig de stevige manier waarop de merkhouder voor zijn belangen op komt. niets vreemds aan. Maar een andere reden is ongetwijfeld het open karakter van veel merkenrechtelijke normen. Dat open karakter speelt trouwens een rol bij alle IE-rechten. Want zeg nou zelf: verwarringsgevaar, ruimte tussen strepen, visueel min of meer gelijk, relevant afwijkend, het totaalbeeld van twee strepen-combinaties, wel of niet “teveel lijken op”. Dat is natuurlijk geen juridische wetenschap meer, maar lijkt meer op de “kunst van het billijke en rechtvaardige” van de oude Romeinen (Ars aequi et boni).
Episode 2018-2019 (EU)
In januari 2018 besliste het Europese merkenbureau EUIPO in het nadeel van Adidas. Het oordeelde dat zowel het logo van Shoe Branding als het Adidas-merk slechts uit zeer eenvoudige geometrische elementen bestaan. Echter, de visuele indruk van de merken verschilt: niet alleen zijn de dikte en de kleur van de strepen anders, ook het aantal strepen verschilt. En met name dat laatste element is volgens EUIPO van groot belang.
Het EU Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in 2019 dat één van de vele variaties op het ingeschreven drie-strepen Adidas merk (inderdaad) nietig is. Die beslissing ging over een merkinschrijving uit 2013 voor een beeldmerk waarin drie zwarte strepen verticaal in een wit vlak waren geplaatst. Adidas is natuurlijk een grote speler, niet alleen in sportartikelen, maar ook in merkinschrijvingen. Het zijn er honderden. Je ziet dat wel vaker bij grote rechthebbenden – veel inschrijvingen (zowel bij merken, modellen, als bij bijvoorbeeld octrooi-registraties). Ook dat heet dan “IE-strategie”. Adidas levert in deze procedure maar liefst 1200 bladzijden aan gebruiksbewijzen in. Allemaal vergeefs, want het beeldmerk zoals gedeponeerd wordt domweg niet in die vorm “gebruikt”. En dat is wel een eis in het merkenrecht. TLG heeft de nodige ervaring opgebouwd met wat wel en wat niet relevant gebruiksbewijs is. Want dat doet er dus toe.
Bas Kist besprak in Adformatie op 25 juni 2019 de merkstrategie van Adidas. Deskundig als altijd. “De lessen van Adidas”. Hoewel nu dus een beeldmerk verloren is gegaan zijn er nog tal van andere merkinschrijvingen over. Veelal als zogeheten “positiemerk”, waarin een bepaald petroon geclaimd kan worden, tegenover een bepaald logo als beeld(merk). Dat is een kwestie van merkdepot-strategie. Je moet je merk deponeren zoals het bedoeld is en zoals je het gebruikt. Het beeldmerk liet bovendien drie zwarte strepen zien in plaats van drie witte strepen. Dan ga je “gebruik” daarvan dus niet kunnen aantonen. Jammer maar helaas – verkeerd depot – dat kan echt. De uitspraak van het GEA EU leert ons ook weer iets meer over de rol en inhoud van marktonderzoeken om aan te tonen dat een teken is ingeburgerd of bekend is (in de EU). Dat is een onderwerp apart.
Episode 2021 (NL)
Met een uitspraak van de NL Hoge Raad wordt “definitief” beslist dat de twee strepen van H&M geen merkinbreuk maken op de drie strepen van Adidas. Was dat nou zo moeilijk in te zien? Ja dus. In 1997 verving Adidas haar bloemetjes-logo door de drie strepen. En vecht Adidas ieder gebruik van strepen op andermans sportkleding aan. Zo ook de twee strepen van H&M.
Een aantal rechterlijke beslissingen valt uit in het voordeel van Adidas. Maar begin 2020 oordeelt het Haagse Gerechtshof dat de twee strepen van H&M niet “teveel lijken op” de drie van Adidas, o.a. omdat de ruimte tussen de strepen van H&M “aanzienlijk kleiner” is dan de ruimte tussen de drie strepen van Adidas. Hm, zei Tom Poes. Gaat dit echt ergens over? Of zijn er gewoon teveel “Heilige Huisjes” in het IE-recht en is de merkbescherming veel te ver doorgeslagen in het voordeel van grote IE-rechthebbenden (in technisch jargon: wordt er te veel en te ruime beschermingsomvang in het merkenrecht aangenomen?). Dat het allemaal behoorlijk arbitrair is dat is na deze 24 jaar strepen-zaken wel duidelijk.
Bij TLG gaan we in onze dagelijkse praktijk natuurlijk “gewoon” met al deze criteria om. En dat gaat prima. Neem bij vragen gerust contact op met Helen Maatjes (Helen@thelegalgroup.nl) of Michelle Steel (Michelle@thelegalgroup.nl). Dat geldt zeker ook vragen over de juiste merkregistratie en de mogelijke inzet van een marktonderzoek.