Een duidelijk voorbeeld van spelen met IE-rechten is de strategie die Lego heeft gevolgd bij de bescherming van haar basissteen (2 × 4). De basissteen is een product met een technisch en vormgevingscomponent. De techniek bestaat uit de cilindrische noppen die het mogelijk maken om stenen stevig op elkaar te stapelen. De vormgeving bestaat uit de kleur en de wijze waarop de steen zelf is vormgegeven. Ook is op de steen zelf altijd de naam Lego terug te vinden (tegenwoordig op de noppen). De LEGO-groep heeft op de cilindrische klemtechniek in 1958 in verschillende (strategische) landen een octrooi gekregen. De LEGO-groep heeft haar octrooien wereldwijd voor de maximale beschermingsduur van twintig jaar gehouden en verdedigd. In 1978 verliep in de meeste landen in de wereld het octrooi op de basissteen. Met het verlopen van de beschermingsduur is de IE-bescherming van de Legosteen ten einde gekomen. Het is de LEGO-groep echter tot zeker aan het begin van deze eeuw gelukt om de directe concurrenten van de markt af te houden.
Als het octrooirecht afloopt
Nu de octrooirechtelijke bescherming op de techniek achter de basissteen was verlopen, werd gezocht naar andere beschermingsmogelijkheden. Het intellectuele eigendomsrecht staat immers toe dat er meerdere rechten op één product zitten. Hoewel ‘techniek’ in beginsel wordt beschermd door het octrooirecht, sluiten ook andere IE-rechten bescherming van “technische elementen” niet helemaal uit. Al praten we wel over een algemene “techniek-exeptie” in het auteurs-, merken en modellenrecht.
Modelrecht
Het modelrecht biedt een specifieke bescherming op het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel en sluit techniek in beginsel uit van modelbescherming. In art. 3.2 lid 2 BVIE is daarop echter een uitzondering gemaakt voor modellen die tot doel hebben binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk maken (art. 3.2 lid 2 BVIE). Op grond van deze bepaling zou de LEGO-groep de basissteen als model hebben kunnen deponeren en de beschermingsduur kunnen uitbreiden. In 1958 bestond er echter nog geen modelrecht. Bescherming van vormgeving vóór 1975 bleef op grond van art. 25 BTMW (oud) bestaan zoals zij krachtens de nationale wetgeving op dat tijdstip werd beschermd. Dit betekende voor de LEGO-groep dat er geen modelbescherming kon worden aangevraagd voor hun basissteen uit 1958. Wel staat er in Nederland voor deze ‘modellen’ bescherming open via het auteursrecht, het merkenrecht en het leerstuk van de slaafse nabootsing, ex art. 6:162 BW. Voor bescherming is Lego dus aangewezen op deze rechten. Overigens kon de LEGO-groep voor latere stenen wel een model een deponeren, waardoor sommige stenen (later) wel door een modelrecht konden worden beschermd. Daarover gaat ook deze blog.
Auteursrecht
Het auteursrecht sluit techniek in beginsel uit van bescherming vanuit de gedachte dat technische ideeën functioneel bepaald zijn en daarmee geen uitdrukking kunnen geven aan het eigen oorspronkelijk karakter en mogelijk ook niet aan het persoonlijk stempel van de maker. Daarnaast zou het systeem van de wet aan auteursrechtelijke bescherming van techniek in de weg staan. Het ligt immers niet voor de hand dat de wetgever naast het octrooirecht tevens in het auteursrecht de mogelijkheid heeft willen openlaten voor scheppingen waarbij de nadruk ligt op technische probleemoplossing. Bescherming van techniek door het auteursrecht kan overigens niet helemaal worden uitgesloten, omdat het niet ondenkbaar is dat er technische elementen zijn die wel uitdrukking geven aan het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel. Zo vroeg Quaedvlieg zich in het tijdschrift AMI ooit af of de legosteen niet ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou kunnen komen, hoewel dat nooit in enige rechtszaak is bepleit. Daar is langzamerhand meer tegen dan voor. Hoewel de LEGO-groep hier dus niet mee te maken had maakt deze jurisprudentie wel duidelijk dat de vraag of iets beschermd is pas echt duidelijk wordt als de hoogste rechter zich heeft uitgesproken. Die onduidelijkheid kan in je voordeel of in je nadeel werken, omdat geen van beide partijen echt weet of er sprake is van inbreuk of niet. Iemand moet dan de eerste (en vaak dure) stap zetten.
Merkenrecht
Voor de bescherming van communicatie-uitingen kan naast het modellenrecht het merkenrecht een rol spelen. De merknaam Lego die overal op de steen wordt aangebracht, vormt weliswaar juridisch een sterk wapen, maar kan in de praktijk niet worden gebruikt omdat de concurrenten op hun eigen stenen dit woordmerk niet overnemen. Een beeldmerk kan ook geen uitkomst bieden omdat de afbeeldingen van Lego niet werden gebruikt. De LEGO-groep heeft zich lang geconcentreerd op het vormmerk. De vorm van de bouwsteen zullen veel mensen herkennen als Lego en onderscheidt in die zin de waren van ondernemingen. Omdat vormmerken ook tot een onbeperkt productmonopolie kunnen leiden zijn er strenge eisen gesteld aan het verkrijgen van een vormmerk. Het Europese vormmerk van de LEGO-groep op de basissteen is in alle instanties geweigerd (HvJ EU 14 september 2010, nr. C-48/09 P (Lego/OHIM & Mega Brands)). Het heeft de LEGO-groep echter wel veel tijdwinst opgeleverd. Ook van het idee dat Lego toch een vormmerk zou kunnen krijgen, ging kennelijk voldoende dreiging uit om in elk geval kleine ondernemingen van de markt te houden. Het is dan ook een andere multinational (Mega Brands) geweest die uiteindelijk dit ‘vormmerk’ definitief van tafel wilde slaan. Hiermee verloor de LEGO-groep haar voorlopig laatste kaart voor een ‘echt’ monopolie op basis van IE-rechten. In 2015 kwam het Gerecht EU 16 juni 2015, T-396/14 (Best-Lock/Lego) tot de conclusie dat het Lego-poppetje wel een geldig vormmerk is omdat de kenmerken van de vorm van het poppetje volgens het Gerecht niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.
Meer modellenrecht
En toen ging ook dit verhaal dus weer verder. Op 30 oktober 2017 wijst de nietigheidsafdeling van EUIPO de vordering van Delta Sport Handelskontor tot nietigverklaring van het gemeenschapsmodel van Lego af. Op 10 april 2019 draait de Kamer van Beroep van EUIPO die beslissing terug. Zij verklaart het gemeenschapsmodel nietig als zijnde – voor zover relevant – de uitsluitend technische (klem)functie van het model. Het GEA vat e.e.a. als volgt samen:
11. In the first place, the Board of Appeal observed that the product concerned by the contested design was a building block that is part of a larger set of bricks and was intended to be assembled with other bricks of the set to build objects. The technical function that that brick must fulfil is, therefore, the capability of being assembled, with sufficient stability, with other bricks of the set in order to create a toy building.
12. In the second place, it identified the features of appearance of the product: namely (i) the row of studs on the upper face of the brick; (ii) the row of smaller circles on the lower face of the brick; (iii) the two rows of bigger circles on the lower face of the brick; (iv) the rectangular shape of the brick; (v) the thickness of the walls of the brick; and (vi) the cylindrical shape of the studs.
13. In the third place, the Board of Appeal found that all the features identified by it and approved by the applicant were solely dictated by the technical function of the building brick, namely assembly with, and disassembly from, the rest of the bricks of the set. It also noted that the applicant, whilst disputing that the features of appearance are solely dictated by the technical function, did not cite a single consideration other than the technical consideration that might have determined the visual aspect of those features.
14. In response to the applicant’s argument that no objective facts or evidence demonstrating that the features of the product concerned by the contested design are solely technical have been adduced in the present case, the Board of Appeal stated that the intervener had submitted, before both the Cancellation Division and the Board of Appeal, convincing explanations, supported by illustrations, as to how the bricks of the set are assembled together and how each of the features of their appearance make it possible for those bricks to be assembled and disassembled.
15. In addition, the Board of Appeal took the view that the findings of the Grand Board of Appeal, upheld by the General Court (judgment of 12 November 2008, Lego Juris v OHIM – Mega Brands (Red Lego Brick), T‑270/06, EU:T:2008:483) and the Court of Justice (judgment of 14 September 2010, Lego Juris v OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516), in the case relating to trade mark application No 107 029 could be transposed mutatis mutandis to the contested design, in view of the fact that the features of appearance of the brick that the applicant attempted to register as a three-dimensional mark were also present in the brick in which the contested design is to be incorporated.
Dag LEGO. Back to Denmark. Of toch niet?
Het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) gaat er voor zitten. Zowel inhoudelijk als procedureel. Tal van overwegingen en argumenten. Met als kern: een modelrecht kan niet worden verkregen voor een vorm die gereproduceerd moet worden om het product mechanisch met een ander product te verbinden, zoals de vormgeving van de koppeling tussen een stofzuigerslag en een stofzuiger. Het belemmeren van interoperabiliteit zou immers een EU productiestandaard in de weg staan. Over deze “must fit” regeling is lang gestreden (Vo 6/2006 Article 8(2)). Het mededingingsperspectief won. Maar … een belangrijke uitzondering kwam nieuw sinds 1 december 2003 (BVIE art. 3.2 lid 2; Vo 6/2006 Article 8(3)).
Wanneer een model tot doel heeft binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk maakt is zij niet van bescherming uitgesloten. Het is dus een uitzondering, die bekend staat als de zgn. LEGO-exceptie. De klemconstructie van de LEGO groep verbindt de bouwstenen onderling met elkaar en deze modulaire voortbrengselen komen dan dus in aanmerking voor modelbescherming. In mijn ogen is dat geen IE-meer, maar is het anti-competitief en domweg investeringsbescherming. Lees maar:
31. As for Article 8(3) of Regulation No 6/2002, it is the expression of Recital 11 of that regulation according to which the mechanical fittings of modular products may nevertheless constitute an important element of the innovative characteristics of modular products and present a major marketing asset, and therefore should be eligible for protection.
Modelrecht gaat niet over innovatie-bevordering en evenmin over investeringsbescherming. Laten we blijven nadenken over de rationales. Het GEA doet wel zijn best:
It is apparent from Article 8(1) of Regulation No 6/2002, Recital 10 of that regulation and the judgment of 8 March 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), that the assessment of a Community design in the light of the abovementioned provision comprises the following steps: it is necessary, in the first place, to determine the technical function of the product concerned, in the second place, to analyse the features of appearance of that product within the meaning of Article 8(1) of Regulation No 6/2002 and, in the third place, to examine, in the light of all the relevant objective circumstances, whether those features are solely dictated by the technical function of the product concerned. In other words, it must be examined whether the need to fulfil that technical function is the only factor that determined the choice by the designer of those features, with considerations of another nature, in particular those related to the visual aspect of that product, having played no role in the choice of those features (see, to that effect, judgment of 8 March 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, paragraphs 26 and 31).
En dan blijkt dat je daar alle kanten mee op kan. De argumentatie van Kamer van Beroep is volstrekt duidelijk. Het GEA maakt een aantal duistere en omtrekkende bewegingen. Laten we maar hopen dat het HvJEU het weer rechttrekt. Want spelen met LEGO moet wel fijn blijven.
Bronnen:
- S.L. Gellaerts, LEGO, the road ahead, productbescherming in Nederland na afloop van octrooibescherming, Den Haag: BJU 2008.
- GEA Case T-515/19 inzake Lego v. EUIPO, 24 maart 2021 (Engels)