Voor wat kan gelden als een merk kunnen we naar verschillende juridische bronnen kijken. Voor Nederland is er het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. In de EU zijn er een paar EU-merkenrichtlijnen, die – als het goed is – netjes in dat Benelux Verdrag zijn verwerkt. Ten derde is er de EU-merkenverordening. Die laatste creëert een zelfstandig unierecht, dat geldt in de hele EU. Naast en los van nationale merkenrechten.
Wat een merk kan zijn varieert naar tijd en plaats
Vroeger – heel vroeger – kon een kleur als zodanig geen merk zijn. Heel veel andere onderscheidingstekens konden ook geen merk zijn, althans – wel voor marketeers natuurlijk, maar niet voor de wetgever en de rechter. Bij die kleur was de gedachte dat alles immers een kleur heeft en dat een consument daar dus nooit een merk in zou zien. Toen besliste de hoogste merkenrechter dat ook een kleur een “teken” kon zijn in de zin van de merkenwetgeving. Immers: waarom niet? Mits natuurlijk onderscheidend dan wel ingeburgerd. Daarop kwamen er merkdepots met een vakje met een kleur er in. Zonder enige verdere specificatie. Daarna kwamen de kleurcodes en moest de kleur – in beginsel – wel een omlijning hebben. Dat hoeft nu (weer) niet meer.
Voor andere soorten merken (zie de tabel hieronder) kun je een vergelijkbaar verhaal schrijven. Don’t tempt me …
Soorten merken
We spreken al langere tijd over zgn. “non-traditional trademarks”. Aanvankelijk noemden we alles wat niet “woord” of “beeld”was: non-traditional. Na de laatste aanpassing van de EU Verordening en de uitvoeringsregels onderscheidt het EU merkenbureau (EUIPO – het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de EU) de volgende soorten merken, waaraan allemaal eigen depot-eisen gesteld worden. Ik classificeer ze op mijn manier als (meer) “traditionele” en (meer) “niet-traditionele” merken.
| TRADITIONELE MERKEN | NIET TRADITIONELE MERKEN |
|---|---|
| Woordmerk (voorbeelden) | Positiemerk (voorbeelden) |
| Beeldmerk (voorbeelden) | Patroonmerk (voorbeelden) |
| Driedimensionaal (=vorm)merk (voorbeelden) | Bewegingsmerk (voorbeelden) |
| Kleurmerk (voorbeelden) | Multimedia merk (voorbeelden) |
| Kleurcombinatie merk (voorbeelden) | Hologram merk (voorbeelden) |
| Klankmerk (voorbeelden) |
Onderscheidend vermogen is niet meer wat het geweest is
Voor wat betreft de kern eis van “onderscheidend vermogen hebben” gelden nu eigenlijk twee verschillende criteria: het gewone en het strengere. Het gewone geldt voor de traditionele merken. Het strengere criterium geldt voor de niet-traditionele merken. Dat laatste criterium zegt dat jouw merk “moet afwijken van wat normaal is” of moet zijn ingeburgerd. De ratio van die strengere drempel doet denken aan de discussies destijds rondom de kleur als merk. Consumenten zien in een teken op een bepaalde positie, of in een patroon, of in een beweging, of in een multimedia of in een hologram domweg minder snel een merk(functie). Dus stel je daarvoor hogere eisen.
Marketeers gebruiken al veel langer allerlei artefacten om te communiceren met de consument. Het merkbegrip liep daar duidelijk op achter. Wat dat betreft is er nu een inhaalslag gemaakt. Datzelfde geldt voor de technieken van depot en registratie. Die liet lange tijd geen digitale (bestands)depots toe. Daar is nu een eind aan gekomen. Dat is zonder meer winst te noemen.
Het positiemerk
Toegespitst op het positiemerk. Lastige posities voor merkenjuristen. Het Benelux Bureau (BOIP) is zo mogelijk nog afhoudender dan het EU Bureau (EUIPO). Duidelijk is wel dat voor een positiemerk het strengere criterium voor onderscheidend vermogen geldt. Inburgering kan (als altijd), maar is om dezelfde reden niet makkelijk. Als je op een willekeurige plek in Amsterdam (of ergens anders …) zo’n damesschoen met hoge hak en rode zool omhoog houdt, er een beetje vragend bij kijkt, en 80% schreeuwt dan spontaan: LOUBOUTIN, dan zit je wel goed met je ingeburgerde merkfunctie. Maar ik kan u met gemak 10 positiemerken voorhouden waarop het oorverdovend stil zal blijven. Ook al zijn ze geregistreerd, wijken ze nu af van “wat normaal is”? Banden, strepen en sterren op allerlei soorten (sport)kleding en sport)schoenen zijn “normaal”. Toch? Ze symboliseren snelheid. Bovendien speelt hier ook nog de grens tussen merkfunctie en versiering een rol. Op een spijkerbroek zijn bepaalde afwijkende kleuren op zakken en biezen “normaal”. Toch? En … als je “onder de rand wil spuiten” is een kromvormige hals van de spuitfles ook “normaal”, want nodig. Toch?
En als je dan al weet wat “normaal” is, wanneer is er dan sprake van een “afwijking”? Of beter: van een “significante afwijking”? Ook dat nog. Positiemerken beginnen op mensen te lijken …!
Het zal duidelijk zijn dat je met dit zgn. strengere criterium alle kanten op kunt. Het leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid al om. Dan is het goed om op de onderliggende ratio van (ook) dit soort merken terug te grijpen: in hoeverre wordt het merk door de consument als herkomstaanduideing herkend? Marktonderzoek kan daarbij helpen. TLG weet overal alles van.