Geen auteursrecht, wél merkinbreuk: wat de PANARA-uitspraak ondernemers leert

Een succesvol ontwerp is niet automatisch juridisch beschermd. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag over de schoenencollectie van Panara. Hoewel de merkhouder geen succesvol beroep kon doen op het auteursrecht, kreeg zij op basis van het merkenrecht alsnog gelijk. De uitspraak laat zien dat auteursrecht en merkenrecht ieder een eigen beschermingsregime kennen en dat ondernemers er verstandig aan doen om niet uitsluitend op auteursrecht te vertrouwen.

Wat was er aan de hand?

Een Haagse schoenenwinkel verkocht jarenlang uitsluitend Panara-schoenen op basis van een overeenkomst met de merkhouder (de eiser in deze zaak). Nadat de samenwerking was beëindigd, liet de winkel dezelfde schoenmodellen produceren door dezelfde Italiaanse fabrikant. De schoenen werden vervolgens onder een andere naam verkocht.

Ondanks het einde van de samenwerking bleef de winkel de naam ‘Panara’ gebruiken, onder meer op de gevel, in de domeinnaam en in promotionele uitingen. De merkhouder stelde daarop dat sprake was van zowel auteursrechtinbreuk op de schoenontwerpen als merkinbreuk door het ongeoorloofde gebruik van de merknaam.

Waarom strandde het beroep op het auteursrecht?

Op het eerste gezicht lijkt het logisch; wie een schoen ontwerpt, heeft daarop toch auteursrecht? Juridisch ligt dat genuanceerder.

Voor auteursrecht is niet voldoende dat een ontwerp mooi, herkenbaar of commercieel succesvol is. Een ontwerp moet een eigen intellectuele schepping zijn. Dat betekent – kort gezegd – dat het ontwerp het resultaat moet zijn van vrije en creatieve keuzes die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelen.

Volgens de voorzieningenrechter had eiser onvoldoende onderbouwd waarom daarvan sprake was. Zo was niet duidelijk gemaakt op welke specifieke schoenmodellen de vordering betrekking had, wanneer deze modellen waren ontworpen en welke concrete creatieve kenmerken auteursrechtelijke bescherming zouden rechtvaardigen.

Algemene omschrijvingen als “tijdloos”, “strak”, “hoogwaardig leer” of “geen zichtbare stiknaden” zijn daarvoor onvoldoende. Dergelijke eigenschappen zeggen immers weinig over de vraag of een ontwerp een oorspronkelijk karakter heeft en het resultaat is van creatieve keuzes van de ontwerper.

Omdat de auteursrechtelijke bescherming onvoldoende was onderbouwd, wees de voorzieningenrechter de auteursrechtelijk onderbouwde vorderingen af.

Het merkenrecht bood wél uitkomst

Waar het beroep op het auteursrecht faalde, bood het merkenrecht wel bescherming.

De rechter oordeelde dat de samenwerking tussen partijen rechtsgeldig was beëindigd. Hoewel de overeenkomst bepaalde dat opzegging per aangetekende brief moest plaatsvinden, was de mondelinge opzegging onder de gegeven omstandigheden voldoende. Beide partijen hadden zich immers gedragen alsof de overeenkomst was geëindigd. Vanaf het moment van de beëindiging van de overeenkomst had de Haagse winkel dus geen toestemming meer om de merknaam ‘Panara’ te gebruiken.

Door de merknaam toch te blijven gebruiken op de winkelgevel, in de domeinnaam en in de webshop, maakte de winkel inbreuk op het Benelux-merk van de merkhouder. De voorzieningenrechter verbood het verdere gebruik van het merk en gelastte de winkel om de merknaam van de gevel en uit de webshop te verwijderen, op straffe van een dwangsom.

Wat kunnen ondernemers hiervan leren?

Wie zich op het auteursrecht beroept, moet concreet kunnen onderbouwen waarin de oorspronkelijke, creatieve keuzes van het ontwerp zijn gelegen. Zonder die onderbouwing is een beroep op auteursrecht weinig kansrijk.

Tegelijkertijd onderstreept de uitspraak de waarde van een goed geregistreerd merk. Ook wanneer auteursrecht geen bescherming biedt, kan het merkenrecht een krachtig instrument zijn om op te treden tegen ongeoorloofd gebruik van een merknaam.

De belangrijkste les voor ondernemers is dan ook om niet te vertrouwen op één enkele vorm van intellectuele eigendomsbescherming. Een doordachte combinatie van auteursrechten, merkenrechten, modelrechten en goede contractuele afspraken biedt in de praktijk de sterkste bescherming van een onderneming, haar producten en haar reputatie.

Vragen over welke bescherming voor jouw onderneming de beste keuze is? Neem contact met ons op.