Merkenrecht: wanneer is een beschrijvende naam geldig als merk?
Deze week heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een merkenrechtelijk geschil tussen DNACC B.V. en Opslagbakkie.nl. Het hof verklaarde de merken BOUWBAKKIE, BAKKIE en ROLBAKKIE van DNACC nietig en wees de vorderingen tegen Opslagbakkie af.
De uitspraak laat zien dat niet iedere naam die als merk wordt geregistreerd ook daadwerkelijk aanspraak kan maken op merkbescherming. Met name bij namen die vooral beschrijven wat een onderneming aanbiedt, gelden duidelijke grenzen.
De achtergrond van het geschil
DNACC bemiddelt bij de verhuur van onder meer afvalcontainers en had verschillende woordmerken geregistreerd, waaronder BOUWBAKKIE, BAKKIE en ROLBAKKIE. Deze merken waren onder meer ingeschreven voor diensten op het gebied van containerverhuur.
Opslagbakkie verhuurt gesloten opslagcontainers. DNACC stelde zich op het standpunt dat het gebruik van de naam Opslagbakkie inbreuk maakte op haar merken en handelsnamen. Zij vorderde onder meer een verbod op het gebruik van die naam en schadevergoeding. De rechtbank wees eerder al alle vorderingen van DNACC af. DNACC ging vervolgens in hoger beroep.
Wanneer is een naam onderscheidend genoeg als merk?
Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. Dat betekent dat het publiek de naam moet kunnen herkennen als een aanduiding van de commerciële herkomst van een product of dienst.
Een aanduiding die uitsluitend beschrijft wat wordt aangeboden, is daarvoor in principe niet geschikt. Concurrenten moeten immers in staat blijven om gewone beschrijvende woorden te gebruiken voor hun eigen producten of diensten.
Het hof oordeelde dat dit ook voor de merken BOUWBAKKIE, BAKKIE en ROLBAKKIE geldt. Deze worden (terecht) beschouwd als beschrijvende aanduidingen in relatie tot de verhuur van containers.
DNACC voerde nog aan dat juist het gebruik van de uitgang -kie de woorden voldoende onderscheidend maakte. Het hof volgde, net als eerder ook de rechtbank, dat standpunt niet. Volgens het hof betreft -kie een vorm van populair taalgebruik en leidt die toevoeging niet zonder meer tot een onderscheidend merk.
Geen beroep op inburgering
Een beschrijvende naam kan onder omstandigheden alsnog als merk beschermd zijn. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een onderneming door langdurig en intensief gebruik heeft bereikt dat het relevante publiek de naam niet langer alleen als beschrijving ziet, maar ook als aanduiding van één specifieke onderneming. Dit wordt inburgering genoemd.
DNACC beriep zich hierop en wees onder meer op omzetcijfers en uitgaven aan advertenties. Het hof vond deze onderbouwing echter onvoldoende. Concrete gegevens waaruit bleek dat het relevante publiek de betrokken namen daadwerkelijk als merken was gaan herkennen, ontbraken.
Daarmee bleef er geen merkrecht over waarop DNACC zich tegenover Opslagbakkie kon beroepen.
Wat betekent deze uitspraak voor de praktijk?
De uitspraak onderstreept een belangrijk uitgangspunt van het merkenrecht: beschrijvende aanduidingen moeten in beginsel beschikbaar blijven voor alle marktdeelnemers.
Dat een naam als merk is ingeschreven, betekent dus niet automatisch dat deze naam ook daadwerkelijk geldig is of dat anderen het gebruik ervan kan worden verboden. Bij een conflict kan alsnog worden beoordeeld of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft.
Voor ondernemingen is dit een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen en registreren van een merk. Een beschrijvende naam kan commercieel aantrekkelijk zijn omdat direct duidelijk is wat een onderneming doet, maar juridisch biedt een dergelijke naam vaak een beperktere bescherming. Wie toch bescherming wil verkrijgen voor een beschrijvende aanduiding, zal bij een beroep op inburgering bovendien met concrete en overtuigende gegevens moeten aantonen dat het publiek de naam daadwerkelijk als merk is gaan herkennen.
Vragen over merkbescherming? Neem contact met ons op.