Hoog stuiteren, hard landen: wat de MOON BALL-uitspraak ondernemers leert

Een stuiterbal lijkt misschien een eenvoudig zomerproduct. Ideaal voor op het schoolplein, de camping of een zonnige middag in het park. Maar achter een opvallend ontwerp en een herkenbare productnaam kunnen belangrijke intellectuele eigendomsrechten schuilgaan.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag over de populaire MOON BALL. Een aanbieder van vergelijkbare stuiterballen maakte volgens de rechter niet alleen inbreuk op het modelrecht, maar ook op het merkenrecht van de producent van de originele bal.

De uitspraak laat zien dat ondernemers er verstandig aan doen om zowel de vormgeving, als de naam van een product goed te beschermen. Anders kan een zomerse bestseller zomaar uitmonden in een kostbaar juridisch conflict.

Wat was er aan de hand?

Waboba verkoopt stuiterballen onder de naam MOON BALL. De ballen hebben een opvallend uiterlijk: ze bestaan uit meerdere vlakken met afgeronde hoeken en zijn voorzien van ronde, ondiepe uitsparingen die doen denken aan kraters op het maanoppervlak.

Voor deze vormgeving beschikt Waboba over een geregistreerd Uniemodel. Daarnaast is MOON BALL als Uniewoordmerk geregistreerd.

UP International bood via wederverkopers stuiterballen aan die qua vormgeving sterk op de MOON BALL leken. Daarbij werden namen gebruikt als Bouncing Rainbow Moon, Epic-Bouncy Moon Ball en Epic Return Moon Ball.

Waboba vond dat zowel het uiterlijk van de ballen als het gebruik van het woord ‘moon’ te dicht bij haar eigen product kwam en stapte naar de rechter.

Een stuiterbal kan beschermd zijn

UP stelde onder meer dat het model van Waboba niet geldig zou zijn. De kenmerken van de bal zouden grotendeels technisch zijn bepaald. Een stuiterbal moet nu eenmaal kunnen stuiteren en een ronde basisvorm ligt daarbij voor de hand.

De voorzieningenrechter ging daar niet in mee.

Hoewel de ontwerpvrijheid bij een stuiterbal inderdaad wordt beperkt door de functie van het product, had de ontwerper volgens de rechter opvallend gebruikgemaakt van de beschikbare ontwerpvrijheid. Vooral de combinatie van de verschillende vlakken, de afgeronde hoeken en de kraterachtige uitsparingen gaf de bal een herkenbare uitstraling.

Ook het karakteristieke ‘plopgeluid’ van de bal maakte dat niet anders. Volgens de rechter was onvoldoende aannemelijk dat de kraters uitsluitend waren ontworpen om dat technische effect te bereiken. De uitsparingen droegen ook bij aan de visuele associatie met een maan of planeet.

Kleine verschillen maken niet altijd een ander ontwerp

De stuiterbal van UP was volgens de rechter misschien iets ronder en had mogelijk wat minder diepe kraters. Toch wekte de bal bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk.

De bepalende kenmerken waren grotendeels hetzelfde: een vorm met meerdere vlakken, afgeronde hoeken, ronde, ondiepe uitsparingen, kraters in verschillende groottes en een duidelijke verwijzing naar de maan of andere hemelobjecten. Daarmee was volgens de voorzieningenrechter sprake van modelrechtinbreuk.

Voor ondernemers is dit een belangrijk aandachtspunt. Het aanbrengen van enkele kleine wijzigingen is niet automatisch voldoende om buiten de beschermingsomvang van een geregistreerd model te blijven. Bij de beoordeling kijkt de rechter vooral naar de algemene indruk van het product als geheel.

Ook het woord ‘moon’ mocht niet worden gebruikt

Naast het modelrecht speelde het merkenrecht een belangrijke rol. UP voerde aan dat ‘moon’ beschrijvend was. De ballen hebben immers kraters en roepen daardoor associaties met de maan op. Volgens UP moest zij het woord daarom vrij kunnen gebruiken.

De rechter volgde die redenering niet. Het woord ‘ball’ is voor een stuiterbal beschrijvend. Het vertelt direct om welk soort product het gaat. Voor het woord ‘moon’ ligt dat anders. Een maan is geen stuiterbal en het woord beschrijft niet rechtstreeks de aard of functie van het speelgoed.

Binnen het merk MOON BALL vormt ‘moon’ daarom juist het dominante en onderscheidende element. De aanduidingen van UP leken visueel, auditief en begripsmatig sterk op het merk MOON BALL. Omdat de namen bovendien werden gebruikt voor dezelfde producten en gericht waren op hetzelfde publiek, waaronder kinderen en hun ouders, bestond volgens de rechter verwarringsgevaar. Daarmee was ook sprake van merkinbreuk.

Een zomerse verkoopactie kan grote gevolgen hebben

De gevolgen voor UP waren aanzienlijk. De onderneming moest de merk- en modelinbreuk in de Europese Unie binnen 48 uur na betekening van het vonnis staken en professionele afnemers aanschrijven voor een recall en opgave doen over de verkoop. Aan het verbod werd een dwangsom verbonden van € 5.000 per dag of € 100 per verkocht product, tot een maximum van € 150.000. Ook werd UP veroordeeld tot betaling van de proceskosten, die op ruim € 19.000 werden begroot.

Wie tijdens de zomer snel wil meeliften op de populariteit van een succesvol product, kan dus hard landen. Niet alleen de verdere verkoop kan worden verboden, maar ook producten die al bij winkels of distributeurs liggen, kunnen moeten worden teruggehaald.

Wat kunnen ondernemers hiervan leren?

De uitspraak laat in de eerste plaats zien dat de vormgeving van een relatief eenvoudig gebruiksproduct wel degelijk beschermd kan worden. Ook binnen een categorie waarin de functionele mogelijkheden beperkt zijn, kan een specifieke combinatie van kenmerken voldoende onderscheidend zijn voor modelrechtelijke bescherming.

Daarnaast onderstreept de zaak het belang van een geregistreerd merk. Waboba kon niet alleen optreden tegen vrijwel identieke productnamen, maar ook tegen langere aanduidingen waarin het onderscheidende woord ‘moon’ was verwerkt.

De belangrijkste les is daarom om niet uitsluitend op één IE-recht te vertrouwen. Een product bestaat meestal uit meerdere waardevolle onderdelen. Door merkenrecht, modelrecht, auteursrecht en goede contractuele afspraken strategisch te combineren, ontstaat een sterkere en beter handhaafbare positie.

Zoals wij eerder beschreven in onze blog ‘IE is meer dan juridische bescherming’, zijn intellectuele-eigendomsrechten niet alleen juridische verdedigingsmiddelen. Het zijn bedrijfsmiddelen waarmee je de herkenbaarheid, marktpositie en waarde van je onderneming beschermt.

Bescherm je product voordat het verkoopseizoen begint

Een nieuw product wordt vaak maanden vóór de zomer ontwikkeld, terwijl de juridische bescherming pas aandacht krijgt wanneer het product succesvol blijkt te zijn. Op dat moment kunnen concurrenten al vergelijkbare producten of namen op de markt hebben gebracht.

Een goede IE-strategie voorkomt niet ieder conflict. Zij zorgt er wel voor dat je, wanneer een concurrent te dicht in de buurt komt, niet met lege handen staat.

Vragen over de bescherming van een product, merk of ontwerp? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag om jouw intellectuele eigendom juridisch én strategisch goed vast te leggen.

Volgende week in IE in de Zomerzon: Van idee naar ontwerp: wie is rechthebbende?